안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 호칭의 유사 여부로 인해서 유사한 상표로 판단된 사례였던 대 사건에 대해서 살펴보았습니다.

이번 주에는 외관과 호칭은 상이하나 관념이 유사함에도 유사하다고 판단한 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 본 사례 역시 지난주와 마찬가지로 특허법원의 판단과 대법원의 판단이 엇갈린 사안입니다.

사건의 경위

이 사건 원고는2006년 3월 9일, 라는 상표(이하 ‘선 등록상표’라고 합니다)를 출원하여 2007년 1월 10일 등록하였습니다. 이후 이 사건 피고는2007년 9월 5일 라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 출원하여 2008년 12월 24일 등록하였습니다.

이 사건 원고는 이 사건 등록상표가 자신의 선 등록상표와의 관계에서 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였습니다.

이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2010당928호로 심리한 다음, 2011년 5월 23일, 이 사건 등록상표는 선 등록상표와 표장이 동일·유사하지 않아 양 상표의 지정상품의 동일·유사 여부를 판단할 필요 없이 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하는 등록무효 사유가 존재하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

이에 이 사건 원고는 위 심결에 불복해 특허법원에 심결취소소송을 제기하였습니다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2011년 10월 7일 선고 2011허6338 판결)

특허법원은 이 사건 원고 청구를 다음과 같은 이유를 들어 기각하였습니다.

■ 외관 대비

이 사건 등록상표와 선 등록상표는 각각 한자어로 구성된 문자상표인바, 양 상표는 한자어 ‘설화’를 공통적으로 갖고 있는 점에서 일부 유사점이 있다.

그러나 이 사건 등록상표는 선 등록상표와는 달리 ‘설화’ 앞에 띄어쓰기 없이 ‘한’이라는 한자어가 추가되어 있고 ‘설화’ 부분의 글자체도 서로 차이가 있어 전체적인 외관은 현저한 차이가 있으므로 양 표장은 외관이 동일·유사하지 않다.

■ 호칭 대비

이 사건 등록상표는 ‘한설화’로 호칭될 것이고 선 등록상표는 ‘설화’로 호칭될 것인바 양 표장은 전체적인 호칭을 달리하므로 호칭이 동일·유사하지 않다.

■ 관념 대비

이 사건 등록상표는 조어 상표로서 특별한 관념이 떠오르지 않는 반면 선 등록상표 ‘설화’는 ‘굵게 엉겨 꽃송이 같이 보이는 눈’ 또는 ‘나뭇가지에 꽃처럼 붙은 눈발‘ 등으로 관념될 것이므로 양 표장은 관념을 대비할 수 없다.

■ 결론

결국 이 사건 등록상표와 선 등록상표는 표장의 외관에 있어 일부 유사한 점이 있으나 표장 전체의 외관을 달리하고 호칭을 달리하며 관념은 대비할 수 없어 전체적으로 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 표장이 동일·유사하지 않다.

따라서 이 사건 등록상표는 선 등록상표와 표장이 동일·유사하지 않아 지정상품의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하지 않는다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건 원고는 대법원에 상고를 하였습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 판결)

이 사건 원고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 위 상고를 인용하여 원심판결을 파기였습니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

■ 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체·객관·이격성으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이다.

외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다.

그러나 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다. (대법원 2000년 4월 25일 선고 99후1096 판결 등 참조)

■ 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 이 사건 등록상표와 선등록상표는 한자어 '雪花'를 공통으로 갖고 있는 점에서 일부 유사점이 있기는 하지만 이 사건 등록상표는 '雪花' 앞에 띄어쓰기 없이 '韓'이라는 한자가 추가되어 있고 '雪花' 부분의 글자체에도 다소 차이가 있어 전체 외관은 서로 다르다.

또한 이 사건 등록상표는 ‘한설화’로 호칭될 것인 반면에 선 등록상표는 ‘설화’로 호칭될 것이므로 호칭에 있어서도 차이가 있다.

그러나 관념에 있어서는 이 사건 등록상표가 비록 사전에 등재되어 있지 않은 조어이기는 하지만 ‘한국 한(韓)’ ‘눈 설(雪)’ ‘꽃 화(花)’라는 기초 한자들로 이루어져 있을 뿐만 아니라 그 중 ‘雪花’는 ‘굵게 엉겨 꽃송이같이 보이는 눈’ 또는 ‘나뭇가지에 꽃처럼 붙은 눈발’ 등의 의미로 흔히 사용되는 한자어이다.

한자문화권인 우리의 언어습관상 일반 수요자나 거래자는 ‘雪花’ 앞에 추가된 ‘韓’이 ‘雪花’를 수식하는 관계에 있는 것으로 쉽게 인식할 수 있어 이 사건 등록상표를 보면 ‘한국의 설화’ 내지는 글자 그대로 ‘한국의 눈꽃’ 등의 의미를 연상할 가능성이 크다고 할 것이므로 ‘雪花’라는 한자어를 공통으로 갖는 선 등록상표의 관념과 유사하다.

여기에 한자는 표의문자이어서 한자어로 구성된 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서는 관념이 차지하는 비중이 적지 않은 점을 추가로 고려해 보면 양 상표는 외관과 호칭에 차이가 있기는 하지만 관념의 유사를 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수 없으므로, 관념이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있고 따라서 양 상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

■ 그럼에도 원심은 이 사건 등록상표가 조어 상표로서 특별한 관념이 떠오르지 않는다는 전제에서 양 상표는 표장 전체의 외관·호칭을 달리하고 관념은 대비할 수 없어 전체 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 동일·유사하지 않다고 판단하였으니 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

본 사안의 상표법상 의의

본 사안은 호칭과 외관이 상이하기는 하나 관념의 유사를 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수 없으므로 양 상표가 서로 유사하다고 판시한 판례라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

이 판례와 지난 주와 지지난 주에 다룬 판례를 일별해보면 한자어로 된 상표의 유사판단에 있어서 관념의 유사만으로도 두 상표가 유사하다고 인정될 수 있다는 점을 알 수 있습니다.

다음 주에도 계속해서 양 상표의 유사여부가 문제된 사안을 살펴보도록 하겠습니다.

■ 안승훈 변호사 약력