안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 한자어 호칭의 유사 여부 판단 기준에 관한 대법원의 판시에 대해서 살펴보았습니다.

이번 주에는 한자어로 된 상표와 한글과 한자로 이루어진 상표의 유사 판단과 관련된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

사건의 경위

이 사건 원고는 식당체인업·한식점업·레스토랑업·뷔페식당업·관광음식점업·음식준비조달업·음식조리대행업·스낵바업·카페테리아업을 지정서비스로 하여 2009년 1월 20일 오른쪽

사진과 같은 '고봉(古捧)이라는 상표(이하 ‘선 등록서비스표’라고 합니다)를 출원하여 2007년 1월 10일 등록하였습니다.

이후 이 사건 피고는 간이식당업·간이음식점업·뷔페식당업·셀프서비스식당업·일반유흥주점업·일반음식점업·일본음식점업·패스트푸드식당업·한식점업·식당체인업·식품소개업·음식조리대행업·음식준비조달업을 지정서비스로 하여 2009년 7월 21일, 왼쪽 사진과 같은

상표(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라고 합니다)를 출원하여 2012년 12월 10일 등록하였습니다.

이 사건 원고는 이 사건 등록서비스표가 자신의 선 등록서비스표와의 관계에서 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였습니다.

이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2012당578호로 심리한 다음, 2012년 5월 8일 이 사건 등록서비스표는 선 출원서비스표와 표장이 유사하지 아니하여 그 지정서비스업의 유사 여부에 대하여 더 살필 필요 없이 상표법 제 8조 제 1항(선 출원서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원 전에 출원만 되었을 뿐 등록되지는 않은 것이어서 원고 주장의 적용법조를 선해하여 판단하였습니다)에 해당되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

이에 이 사건 원고는 위 심결에 불복해 특허법원에 심결취소소송을 제기하였습니다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2012년 10월 18일 선고 2012허4544 판결)

특허법원은 이 사건 원고 청구를 다음과 같은 이유를 들어 일부 인용하였습니다. 판례의 논리가 길지만 법원에서의 상표의 유사 판단 과정을 잘 보여주고 있으므로 조금만 수정해서 되도록 모두 옮겨보도록 하겠습니다.

특허법원에서는 우선 아래와 같은 논리로 이 사건 등록서비스표가 '고봉'으로 호칭되고 관념될 수 있다고 밝히고 있습니다.

(1) 이 사건 등록서비스표는 문자와 도형이 결합된 서비스표인데, 도형 부분이 문자 부분의 장식처럼 부가되어 있을 뿐이어서 문자와 도형 부분의 분리관찰이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것으로 보기 어려우므로, 문자 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다.

(2) 그리고 문자 부분 중 KBM's 부분은 상단에 정자체의 영문자로 아주 작게 표기되어 있음에 비하여 '고봉김밥人' 부분은 하단에 흘림체의 한글과 한자로 크게 표기되어 있어 외관상 뚜렷이 분리되어 있는 점, KBM's 부분은 특별한 의미를 생각하기 어려운 조어로서 '고봉김밥人' 과 결합되어 특별한 관념을 낳지도 않는 점 등을 고려하여 보면 문자 부분도 '고봉김밥人' 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다.

(3) 나아가 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 고봉김밥人 부분은 일반유흥주점업을 제외한 나머지 지정서비스업에서는 고봉으로 간략하게 호칭되고 관념될 수 있다고 봄이 타당하다.

즉, (가) 고봉김밥人 중 고봉 부분은 노란색으로, 김밥人 부분은 검은색으로 뚜렷하게

구분되어 있고 '고봉'과 '김밥'은 한글로 '人' 은 한자로 표기되어 있다.

(나) 김밥은 음식의 한 종류이고, 거기에 사람을 뜻하는 한자 人을 더한 김밥人은

김밥을 만 드는 사람 등으로 인식될 것인데, 이는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업

중 간이식당업 등에서 제공되는 음식의 한 종류나 그러한 음식을 만드는 사람을 의미하므로

식별력이 없거나 미약하다.

(다) 고봉은 사전적으로 △ 高捧: 곡식을 되질하거나 그릇에 밥 등을 담을 때에 그릇의 전위

로 수북하게 담는 방법 △ 高峰: 높은 산봉우리 △ 孤峯: 외따로 떨어져 있는 봉우리 △ 高俸:

금액 수준이 높은 봉급 등 다양한 의미가 있다.

(라) 그런데 먼저, 高捧은 곡식, 밥 등에 관한 개념이므로 음식 등을 제공하는 이 사건 등록서

비스표의 지정서비스업 중 간이식당업 등과 연관성이 있다고 하겠으나 한편 高捧이 주로

바닥면에서 상부로 돌출된 벽과 같은 테두리가 있는 되나 그릇에 담긴 곡식이나 밥 등의

수량·형상을 묘사할 때 사용되고 흔히 접시 등과 같은 평평한 받침대 위에 올려지는 김밥

과 같은 음식의 수량·형상을 묘사할 때는 거의 사용되지 않으므로 김밥 또는 김밥人 이라는

표장과 결합된 고봉 이라는 표장이 간이식당업 등에 사용된다고 하더라도 ‘김밥을 고봉으로

담는다’와 같이 김밥을 많이 담는 독특한 방법으로 인식되어 수량을 암시 강조하는 것으로

보일 뿐, 김밥의 수량이나 형상을 직접적으로 표시한다고 보기는 어려워 식별력이 없다고

볼 수 없고 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 일반유흥주점업과의 관계에서는 高捧

은 물론 김밥과 김밥人까지 모두 별다른 관련이 없으므로 독자적으로 출처를 표시하는 식별

력을 가진다고 보기에 충분하다.

(마) 다음으로 고봉이 高峰 , 孤峯 , 高俸 등의 의미로 인식되는 경우에도 이 사건 등록서비스

표의 지정서비스업 전부와 별다른 관련이 없으므로, 독자적으로 출처를 표시하는 식별력을

가진다.

(바) 고봉 이 어떤 의미로든 김밥과 김밥人과 결합되어 각각의 단어의 의미를 합한 것 이상의

새로운 의미를 낳지는 않는다.

이어서 특허법원은 선 출원서비스표와 관련해서 다음과 같이 판단합니다.

(1) 선 출원서비스표는 내부에 꽃 모양이 그려진 팔각형의 도형과 한자 古捧(고봉)이라는 문자가 결합된 서비스표인데 도형이 문자 부분의 배경처럼 결합되어 있을 뿐이어서 도형과 문자 부분의 분리관찰이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것으로 보기 어려우므로 문자 부분인 古捧 만으로 분리되어 인식될 수 있다.

(2) 선출원서비스표의 요부인 古捧은 일반 수요자나 거래자들이 그 의미를 알기 어려운 한자 조어로서 이 사건 등록서비스표의 요부인 고봉과 관념을 대비하기에 적절하지 아니하나 그 한자음에 의하여 통상 고봉으로 호칭될 것인데, 이 사건 등록서비스표가 위와 같이 요부인 고봉만으로 약칭되는 경우 양 서비스표는 결국 호칭이 동일하게 되므로 이 사건 출원서비스표와 선 출원서비스표가 동일 유사한 서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 그 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있다 할 것이어서 양 서비스표는 결국 표장이 서로 유사하다.

이에 따라 특허법원은 “이 사건 등록서비스표는 표장이 선 출원서비스표의 표장이 유사하고, 그 지정서비스업 중 간이식당업 등은 선 출원서비스표의 지정서비스업과 유사하므로, 상표법 제 8조 제 1항에 해당한다”고 판결을 내립니다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건 피고는 대법원에 상고를 하였습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3527 판결)

이 사건 피고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 상고를 기각하였습니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

(1) 서비스표의 구성 중 그 일부분이 지정서비스의 품질·제공 물건·제공방법 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 지정서비스의 품질·제공 물건·제공방법 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수 없는 것은 그 식별력을 함부로 부정해서는 아니 될 것이다(대법원 2006년 12월 8일 선고 2005후674 판결 등 참조).

(2) 원심은 이 사건 등록서비스표 중 ‘고봉’은 사전적으로 ① 高捧: 곡식을 되질하거나 그릇에 밥 등을 담을 때에 그릇의 전 위로 수북하게 담는 방법 ② 高峰: 높은 산봉우리 ③ 孤峯: 외따로 떨어져 있는 봉우리 ④ 高俸: 금액 수준이 높은 봉급 등 다양한 의미가 있는 단어이고 고봉이 ‘高捧’의 의미로 인식된다고 하더라도 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 간이식당업 등과 관련하여 위 지정서비스업에서 제공되는 음식의 수량이나 형상, 그 서비스의 제공방법 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐 이를 직접적으로 표시한다고 보기는 어려워 식별력이 없다고 할 수 없다고 판단하였다.

그런 다음 원심은 이 사건 등록서비스표는 그 식별력 있는 ‘고봉’으로도 간략하게 호칭·관념될 수 있고 이 경우 선 출원서비스표와 호칭이 동일하여 동일·유사한 지정서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다 할 것이어서 양 서비스표는 그 외관·관념의 차이에도 불구하고 서로 유사하다고 판단하였다.

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고 거기에 상고이유의 주장과 같은 서비스표의 유사 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

본 사안의 상표법상 의의

본 사안은 한자어로 된 상표와 한글과 한자로 이루어진 상표의 유사 판단 과정을 보여준 판례라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다. 이 판례와 지난 주에 다룬 판례를 일별해보면 한자어로 된 상표의 유사판단 방법에 대한 법원의 원칙을 어느 정도는 알 수 있으리라 생각합니다.

■ 안승훈 변호사 약력