안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 상표의 유사 판단 방법 중 하나인 요부관찰에 대해서 살펴보았습니다. 이번 주부터 몇 주간 이 요부관찰이 문제된 여러가지 사례들을 사안별로 다루어 보도록 하겠습니다.

이 요부관찰은 분리관찰과 함께 상표의 유사판단에 있어서 가장 중요한 방법론으로 앞으로 다룰 사안들을 일별해 본다면 어떤 사안에서 요부관찰이 문제가 되는 것인지를 판단 함에 있어서 도움이 되리라 생각합니다.

사건의 경위

이 사건 피고는 천연구들 침대(돌침대)를 지정상품으로 하여 '천년구들 돌침대'라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 2000년 4월 17일 출원해 2001년 11월 12일 등록하고 2011년 11월 10일 갱신등록했습니다.

그런데 이 사건 원고가 침대에 대하여 라는 상표(이하 ‘확인대상표장’이라고 합니다)를 사용하자 이 사건 피고는 2016년 3월 29일 특허심판원에 이 사건 원고를 상대로 "확인대상표장은 이 사건 등록상표와 같이 천년 부분만으로 호칭 관념될 수 있어 양 표장은 동일 또는 유사하고, 그 사용상품도 침대로서 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다"는 취지로 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구했습니다.

이에 특허심판원은 이를 2016당791 사건으로 심리한 다음 2017년 6월 1일 "확인대상표장은 그 표장과 사용상품이 이 사건 등록상표의 표장·지정상품과 동일 또는 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다"는 이유를 들어 이 사건 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 합니다.

이에 이 사건 원고는 위 심결에 불복해 특허법원에 심결취소소송을 제기하게 됩니다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2017년 11월 14일 선고 2017허5320 판결)

특허법원은 이 사건 원고 청구를 다음과 같은 이유를 들어 기각하였습니다.

(1) 이 사건 등록상표 '천년구들 돌침대'의 '돌침대'부분은 그 지정상품을 직접 가리키는 것이어서 식별력이 없고 '천년'과 '구들' 부분은 그 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것은 아니어서 이들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 볼 수 없다.

그리고 ‘구들’은 고래를 켜고 구들장을 덮어 흙을 발라서 방바닥을 만들고 불을 때어 난방을 하는 구조물을 의미하는 것으로 그 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는 것이어서 식별력이 약한 반면, ‘천년’은 오래도록 지속되는 기간의 뜻으로 널리 사용되는 단어이기는 하나 이 사건 등록상표의 지정상품인 돌침대의 성질을 직접적으로 표시하는 것은 아니다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품과 관련하여 독립하여 자타 상품을 식별하는 기능을 충분히 할 수 있는 ‘천년’으로 간략하게 호칭·관념될 수 있다 할 것이다.

(2) 확인대상표장 는 와 그 위에 빨강색 바탕에 흰색 글자로 ‘천년마루’라는 문자를 음각화한 도형 와 가 결합된 표장으로서 ‘전통 고가구’는 사용상품인 침대의 상위개념이므로 식별력이 없고 도형 는 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수할 정도의 식별력을 가지지 못한다.

그리고 는 띄어쓰기 없이 결합되어 있지만 이들의 결합으로 원래 의미 이상의 새로운 관념이 생기는 것이 아니어서 분리 인식이 가능하고 ‘마루’는 사용상품인 침대의 형태 등의 성질을 직접적으로 나타내는 것은 아니지만 암시할 수 있는 것이어서 확인대상표장에서 ‘천년’ 부분을 압도하는 식별력을 갖는 것이라 보기 어렵다.

따라서 확인대상표장은 일반 수요자들이나 거래자들에 의하여 ‘천년마루’로만 호칭·관념되지 않고 ‘천년’부분만으로도 호칭·관념될 수 있다고 봄이 상당하다.

(3) 결국 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 비록 외관이 유사하지는 아니하나 이 사건 등록상표가 '천년' 부분만으로 확인대상표장이 부분만으로 각각 간략하게 호칭·관념되는 경우에는 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 그 표장이 전체적으로 유사하다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건 원고는 대법원에 상고를 하였습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2018년 9월 13일 선고 2017후2932 판결)

이 사건 원고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 원고의 주장을 받아들였습니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

(1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관·호칭·관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.(대법원 2017년 2월 9일 선고 2015후1690 판결 등 참조)

한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.(대법원 2017년 3월 9일 선고 2015후932 판결 등 참조).

(2) 원심 판시 이 사건 등록상표는 ‘천년구들 돌침대’이고, 그 지정상품은 ‘천연구들 침대(돌침대)’이다. 원심 판시 확인대상표장은 이고, 그 사용상품은 ‘침대’이다.

이 사건 등록상표 중 ‘돌침대’ 부분은 지정상품 자체를 가리키는 것이어서 식별력을 인정할 수 없다. 한편 ‘천년구들’ 부분은 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 4음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다.

이 사건 등록상표 중 ‘천년’ 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없고, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다.

오히려 위 ‘천년’ 부분은 ‘오래도록 지속되는 기간’ 등의 뜻으로 널리 사용되어 그 지정상품과 관련하여 품질이나 효능 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않아 보인다.

여기에 이 사건 심결 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 ‘천년’을 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있었던 사정까지 보태어 보면, 위 ‘천년’ 부분은 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다.

나아가 위 ‘천년’ 부분이 ‘구들’ 부분과 비교하여 상대적인 식별력 수준이 높다고 볼 수 없고, 이 사건 등록상표가 실제 거래에서 ‘천년’ 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 보이지 않는다.

(3) 확인대상표장 중 부분과 부분은 그 관념, 사용상품과의 관계, 도안화의 정도, 전체 상표에서 차지하는 비중 등에 비추어 볼 때 독자적인 식별력을 인정하기 어렵다. 한편 부분은 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 4음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다.

확인대상표장 중 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없고 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다.

오히려 위 부분은 이 사건 등록상표에서의 ‘천년’ 부분과 마찬가지 이유로 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다.

나아가 위 부분이 부분과 비교하여 상대적인 식별력 수준이 높다고 볼 수 없고 확인대상표장이 실제 거래에서 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 보이지 않는다.

(4) 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장에서 각각 ‘천년’ 부분과 부분이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고 양 표장을 전체적으로 관찰하거나 ‘천년구들’ 부분과 부분을 중심으로 대비하면, 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다.

(5) 그런데도 원심은 이 사건 등록상표와 확인대상표장에서 각각 ‘천년’ 부분과 부분을 요부로 보고 이러한 요부의 호칭과 관념이 유사하여 양 표장이 전체적으로 유사하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

본 사안의 상표법상 의의

본 대법원 판례는 △ 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부를 판단하는 방법을 제시한 점 △ 상표의 구성 부분이 요부인지 판단하는 방법을 제시한 점 △ 다수의 등록 예에 의한 식별력 부인의 사례라는 점에서 상표법 상 의의가 있습니다.

다음 주에도 요부관찰이 문제된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

■ 안승훈 변호사 약력