안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 상표의 유사 판단 방법 중 하나인 요부관이 문제된 사례였던 망고몬스터 사건에 대해서 살펴보았습니다.

요부관찰이 문제되는 사례를 보면 상표의 어느 부분이 요부인지를 판단하는 것이 매우 중요하다는 점을 알 수 있습니다. 이미 앞에서도 이 문제에 대해서 다룬 적이 있으나 오늘도 상표의 구성 부분이 요부인지 여부를 판단하는 기준을 제시한 판례에 대한 사례를 추가 살펴 보도록 하겠습니다.

참고로 본 사안에서 특허법원과 대법원의 판단은 엇갈렸습니다.

사건의 경위

이 사건 원고는 2013년 1월 28일 의료영상용 도뇨관(Catheters used in medical imaging) 을 지정상품으로 한 (이하 ‘이 사건 출원상표’라고 합니다) 라는 상표를 출원하였습니다.

그런데, 특허청 심사관은 2013년 11월 19일, 이 사건 출원상표는 카데타·대정맥·혈액용 필터(vena cava and blood filters)를 지정상품으로 하여 2003년 2월 11일 출원해 2004년 8월 20일 등록한 (이하 ‘선 등록상표’라고 합니다)라는 상표 등과 표장·지정상품이 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 거절이유를 통보하였습니다.

이에 이 사건 원고는 2014년 2월 19일, 위 거절이유에 대한 의견을 제출하였으나 특허청 심사관은 2014년 6월 1일 원고의 의견에 의하여 재심사하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다면서 같은 이유로 거절결정을 하였고 이에 이 사건 원고는 2014년 9월 1일 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였습니다.

하지만, 특허심판원 역시 이 사건을 2014원 5540로 심리한 다음에 2015년 7월 9일, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장·지정상품이 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다 는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

이에 이 사건 원고는 위 심결에 불복해 특허법원에 거절결정의 취소를 구하는 소송을 제기하였습니다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2016. 5. 19. 선고 2015허5715 판결)

특허법원은 이 사건 원고 청구를 다음과 같은 이유를 들어 기각하였습니다.

(1) 이 사건 출원상표는 `잠자리`란 뜻을 가진 'DRAGONFLY'와 사전적 관념이 없는 OPTIS가 띄어쓰기에 의하여 결합된 구성의 표장으로 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 표장도 아니다.

또한 한 번에 호칭하기에는 상당히 긴 9음절인 `드래곤플라이 옵티스`로 호칭되어서 상표를 약칭하여 간이·신속하게 호칭하려고 하는 거래관행상 국내 일반 수요자들은 이 사건 출원상표를 분리하여 'DRAGONFLY' 또는 'OPTIS' 만으로 간략하게 호칭할 수 있다.

선 등록상표도 사전적 관념이 없는 조어표장으로서 일반적인 영어발음 법칙에 따라 ‘옵티스’ 또는 ‘옵티즈’로 호칭될 수 있다.

따라서 이 사건 출원상표와 선 등록상표가 각각 ‘옵티스’로 약칭되는 경우 서로 동일·유사하게 호칭될 수 있어 양 상표가 유사한 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관한 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 위 상표들은 그 표장이 서로 유사하다.

(2) 이 사건 출원상표의 지정상품은 의료영상용 도뇨관(Catheters used in medical imaging)이고 선 등록상표의 지정상품은 카데타·대정맥·혈액용 필터(vena cava and blood filters) 임은 앞서 본 바와 같다.

위 각 지정상품은 모두 상품류 구분 제 10류의 유사군 코드 'G110101'에 속하는 의료용 기구인 '카데타'에 관한 것으로 인체에 의료 기구를 삽입하는 시술에 관련하여 사용되는 것이라는 점에서 그 형상이 유사하다.

용도에 있어서도 세부적인 차이가 있을지언정 기본적으로는 유사하여 상품 자체의 속성에 서로 유사한 점이 있다.

또 위 각 지정상품은 의료기기를 전문적으로 생산·판매·소비하는 자에 의해 취급·유통될 것으로서 그 거래실정도 서로 일치한다. 따라서 위 각 지정상품은 거래통념상 유사한 상표를 위 상품들에 사용할 경우에 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다.

(3) 결국 이 사건 출원상표는 선 등록상표와 그 표장·지정상품이 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하므로 등록받을 수 없고 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건 원고는 대법원에 상고를 하였습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결)

이 사건 원고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 원고의 상고를 인용하였습니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

(1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체 관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. (대법원 2017년 2월 9일 선고 2015후1690 판결 등 참조)

(2) 이 사건 출원상표는 'DRAGONFLY'와 ‘OPTIS'가 띄어쓰기 되어 있고 상표 전체를 호칭하면 ’드래곤플라이 옵티스'로 비교적 긴 음절로 이루어져 있다. 선 등록상표는 ‘옵티스’ 또는 ‘옵티즈’로 호칭된다.

(3) 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘Catheters used in medical imaging'(의료영상용 카데타)은 고무 또는 금속제 등의 가는 관에 렌즈 등을 장착하여 인체의 혈관 내부 등을 촬영하고 이를 모니터로 전송하여 인체 외부에서 수술이나 진단을 용이하게 하는 의료 기구이다.

이 사건 출원상표 중 ’OPTIS‘ 부분은 ‘눈의, 렌즈’라는 의미를 갖는 ‘OPTIC'에서 맨 끝의 알파벳 'C'가 ’S'로 바뀐 정도에 불과하다. 따라서 이 ’OPTIS‘ 부분은 수요자들이 지정상품의 성질과 관련된 ‘OPTIC'을 연상할 것으로 보이므로 식별력이 미약하다.

반면 이 사건 출원상표 중 ‘DRAGONFLY' 부분은 ’잠자리‘라는 의미로 그 지정상품과의 관계에서 ’OPTIS‘ 부분과 비교할 때 상대적인 식별력이 강하고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다.

따라서 이 사건 출원상표에서 ‘DRAGONFLY' 부분을 요부로 보아야 하고 ’OPTIS‘ 부분은 요부가 될 수 없다. 이 사건 출원상표의 요부인 ‘DRAGONFLY'와 선 등록상표를 대비하면 양 상표는 외관뿐만 아니라 호칭과 관념에 있어서도 상이하여 서로 유사하지 않다.

그럼에도 원심은 이 사건 출원상표 중 ‘OPTIS' 부분을 요부로 보아 이를 분리하여 선 등록상표의 표장과 유사하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

본 사안의 상표법상 의의

본 대법원 판례는 결합상표 중에 요부가 있는 경우, 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다는 점과 상표의 구성 부분이 요부인지 판단하는 방법을 제시했다는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

다음 주에도 요부관찰이 문제된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

■ 안승훈 변호사 약력