안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 요부관찰이 문제된 사례였던 SUN SCIENCE 사건에 대해서 살펴보았습니다. 위 사례는 결합상표 중에 요부가 있는 경우, 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다는 점을 확인한 사례였습니다.

이번 주에도 요부관찰의 기본적인 법리와 관련된 사례를 추가적으로 살펴 보도록 하겠습니다. 특히 본 사안은 상표의 구성부분 전체가 식별력이 없는 경우의 상표 유사판단 방법에 관하여 설시가 된 사례입니다.

참고로 지난 주에 다룬 사례와 마찬가지로 본 사안에서도 특허법원과 대법원의 판단은 엇갈렸습니다.

사건의 경위

가. 이 사건 원고는 1993년 6월 9일, 원발퇴행성 대뇌증후군치료제·혈관퇴행성 대뇌증후군치료제·외상퇴행성 대뇌증후군치료제·노인성 기억감퇴증치료제·퇴행성 고지질혈증치료제·동물용 약제·의료용 고약·접착고약·구강소독제·위생용 소독제·의료용 훈증소독제·화학세정용 소독제·해충구제제·제초제·살균제를 지정상품으로 한 이라는 상표(이하 ‘선 등록상표1’이라고 합니다)를 출원하여 1994년 8월 29일 등록한 후, 2014년 6월 23일 갱신등록하였습니다.

나. 이 사건 원고는 1985년 11월 7일, 퇴행성 고지질혈증치료제·노인성 기억감퇴증치료제·외상퇴행성 대뇌증후군치료제·혈관퇴행성 대뇌증후군치료제·원발퇴행성 대뇌증후군치료제를 지정상품으로 한 이라는 상표(이하 ‘선 등록상표2’라고 합니다)도 출원하여 1986년 10월 13.일 등록한 후, 2016년 7월 1일 갱신등록하였습니다.

다. 그런데, 이 사건 피고는 2014년 8월 27일, 약제·감각기관용 약제·말초신경계용 약제·백신·소염제·소화기관용 약제·순환기관용 약제·약용 캡슐·약제용 연고·약제용 정제·의료용 보조제·의료용 약제·의료용 화학제·의약용 진단시약·인체용 약제·노인성 기억감퇴증치료제·외상퇴행성 대뇌증후군치료제·원발퇴행성 대뇌증후군치료제·혈관퇴행성 대뇌증후군치료제·우울증치료제를 지정상품으로 한 이라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 출원하여 2015년 8월 28일 등록하였습니다.

라. 그러자 이 사건 원고는 2015년 12월 11일, 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 이 사건 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 자신의 선 등록상표들인 선 등록상표 1과 선 등록상표 2, 각 그 표장과 지정상품이 유사하여 구 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 무효사유가 존재하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다"는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였습니다. (참고로 이 사건 원고는 이 사건 등록상표의 무효사유로 구 상표법 제 7조 제 1항 제 18호도 주장하였으나 이는 생략하도록 합니다)

마. 특허심판원은 위 심판청구를 2015당5584 사건으로 심리하여 2016년 11월 10일 "이 사건 등록상표는 선 등록상표 1과 선 등록상표 2, 각 그 외관·칭호·관념이 서로 달라서 전체적으로 출처의 혼동을 피할 수 있는 비유사한 표장이므로 구 상표법 제 7조 제 1항 제 7호의 무효사유가 존재하지 아니한다"는 이유를 들어 이 사건 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였습니다.

바. 이에 이 사건 원고는 위 심결에 불복하여 특허법원에 위 심결의 취소를 청구하였습니다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2017년 8월 18일 선고 2016허9196 판결)

특허법원은 이 사건 원고의 청구를 아래와 같은 논거를 들어 인용하였습니다. 개인적으로 참고할 점이 많은 좋은 판결문이라는 생각이 들어 자세히 인용하였습니다.

(1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관·호칭·관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다.

그러나 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체 관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

(2) 유사 여부 판단의 주체

(가) 이 사건 등록상표와 선 등록상표들은 모두 ‘의약품’을 그 지정상품으로 하고 있다. 의약품 은 오용·남용될 우려가 적고 의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성·유효성을 기대할 수 있는 것으로 식품의약품안전처장이 지정한 ‘일반의약품’과 일반의약품이 아닌 ‘전문의약품’으로 구 분한다.

그런데 이 사건 등록상표의 경우는 뇌와 관련된 질병의 치료제인 '노인성 기억감퇴증치료제·

외상퇴행성 대뇌증후군치료제' 등의 전문의약품과 함께 '약제·소염제·소화기관용 약제' 등의 일반의약품을 모두 그 지정상품으로 포함하고 있다.

(나) 전문의약품은 그에 대한 광고가 금지되고 있어 의사·약사 등 전문가가 아닌 일반인이 의 약품에 대한 정보를 알기가 쉽지 않다. 일반의약품은 일반 소비자들이 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만 이 경우에도 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라 주는 것이 거래실정이다.

또한 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 도와주는 복약지도를 할 의무가 있 으므로 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어지게 된다.

(다) 따라서 의약품의 실제 수요자가 일반 소비자라고 하더라도 의사·약사 등이 실제 그 판매 와 거래관계에 개입하고 있는 실정을 감안하면 이 사건 등록상표와 선 등록상표들이 동일·유 사한 상품에 함께 사용되는 경우 그 유사 여부에 대한 판단은 의약품의 최종 수요자인 일반 소비자뿐만 아니라 의사·약사 등의 인식도 마땅히 일반 수요자나 거래자의 그것으로 함께 고 려하여야 한다.

(3) 양 표장 중 'GLIA' 부분의 식별력 유무

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표와 선 등록상표들 중 일부인 'GLIA' 부분은 그 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없다.

(가) 일반적으로 영어 단어인 'GLIA' 또는 그 한글 음역인 '글리아'는 중추·말초신경계에 있어서 맥관계를 제외한 비신경세포로서 신경세포 사이에 중요한 상호작용을 하는 ‘신경교'(ne urogli a) 또는 ‘신경교세포'(glia cell)를 의미한다.

(나) 그러나 아래와 같은 설문조사 결과에 비추어 보면 일반 소비자는 물론 의사·약사 등의 전 문가들조차 'GLIA' 부분이 ‘신경교’ 또는 ‘신경교세포’를 의미하는 것이라고 쉽게 직감하고 있는 것으로 보이지 않는다.

즉, 이 사건 원고의 의뢰를 받은 주식회사 코리아리서치센터는 2017년 5월 26일부터 6월 2일 까지 서울·수도권·부산·대구·대전·광주에 거주하는 의사 100명·약사 100명·일반인 100명을 대상 으로 '상표 인지도 관련 조사'를 실시했다.

그 결과 “귀하께서는 ‘글라아타민’ 또는 ‘GLIATAMIN'이라는 의약품의 명칭(상표)을 보거나 듣는 다면, 해당 명칭 중에 귀하께서 그 의미를 알고 있는 부분(용어)이 있습니까?”라는 질문에 대하 여 의사는 57%, 약사는 63%, 일반인은 20%가 “예”라고 답변하였다.

그러나 정작 위 질문에 이어 “그렇다면 귀하께서 그 의미를 알고 있는 부분(용어)은 무엇입니 까?(복수응답 가능)”라는 질문에 대하여는 복수응답 기준 의사는 3건, 약사는 3건, 일반인은 1 건이 '글리아'(GLIA)라고 답변한 데에 그쳤다.

한편, 이 사건 피고의 의뢰를 받은 심퍼니브랜드주식회사는 2017년 4월 24일부터 5월 2일까지 전국의 의사 100명, 약사 100명을 대상으로 '글리아'(Glia) 상표 설문조사를 실시한 바 있고 위 설문조사 결과 “귀하는 ‘글리아'(Glia)라는 단어를 들어보신 적이 있습니까?”라는 질문에 대하 여 의사 54%와 약사 46%가 “들어본 적이 있다”고 답변한 바 있다.

그러나 다른 한편 이 사건 피고가 의뢰한 위 설문조사 결과에서조차 “‘글리아'(Glia)라는 단어 의 의미를 생각나는 대로 써 주세요”라는 질문에 대하여 의사의 48.3%와 약사의 25.4%만이 뇌신경과 관련되어 있다고 답변하였고 그 중 '신경교세포'라고 정확하게 답변한 것도 의사의

19.6%, 약사의 1.3%에 불과하였으며 의사의 11.5%와 약사의 22.9%는 신경교나 신경교세포와 전혀 무관한 당뇨와 관련된 것이라고 답변하기도 하였다.

나아가 'GLIA'가 신경교를 의미한다고 해서 신경교세포 자체와 기억감퇴증, 퇴행성 대뇌증후 군 등 뇌질환 사이의 관계가 널리 알려져 있다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 아무런 자료 도 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 'GLIA' 부분이 각 그 지정상품 중 뇌질환

관련 치료제의 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다.

(다) 양 표장의 구체적인 대비

나아가 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 선 등록상표 1, 선 등록상표 2와 호칭이 유사 하여 전체적으로 볼 때 표장이 서로 유사하다고 보아야 한다.

① 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선 등록상표들 중 'GLIA' 부분은 지정상품의 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기 어려워 그 식별력이 없거나 미약하다고 보기는 어렵다. 양 표 장은 모두 위 'GLIA' 부분을 포함하여 그 뒤로 5글자의 영문자가 띄어쓰기 없이 이어져 하나의 단어와 같은 외관을 보이고 있는 점 등에 비추어 보면 양 표장의 유사성은 전체적으로 관찰하 는 것이 옳다.

② 그런데 양 표장은 모두 9글자의 알파벳으로 이루어져 있고 한글로 읽을 때도 5음절로 음절 수가 같으며 우리말의 강세 위치에 비추어 상대적으로 강하게 발음되어 청감에 가장 뚜렷한 영향을 미치는 앞의 세음절이 '글리아'로 동일하다.

또한 양 표장은 넷째 음절의 초성이 모두 'ㅌ'으로 공기를 세게 내뿜어 거세게 터뜨려서 내는 거센소리(격음)인데다가 다섯째 음절의 중성 'ㅣ'와 종성 'ㄴ'도 같다. 따라서 양 표장은 넷째 음 절의 중성과 다섯째 음절의 초성의 차이에도 불구하고 전체적으로 유사하게 청음될 것이기 때 문에 그 호칭이 유사하다고 보아야 한다.

③ 한편 참고로 이 사건 원고의 의뢰에 따른 설문조사 결과에서도 “귀하께서는 ‘글리아타민'(또 는 GLIATAMIN)과 ‘글리아티린'(또는 GLIATLIN)을 시간 또는 장소를 달리 하여 따로따로 보거나 듣는다면 유사하다고 생각하는지요?”라는 질문에 대하여 의사는 73%, 약사는 81%, 일반인은

66%가 “유사하다”고 답변하였고 의사의 16%, 약사의 10%, 일반인의 15%만이 “서로 유사하지 않다”고 답변하고 있기도 하다.

(라) 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면 이 사건 등록상표는 선등록상표 1, 선등록상표 2와 각 그 표장이 유사하고 지정상품이 동일·유사하여 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해 당한다고 보아야 한다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건 피고는 대법원에 상고를 하였습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2018년 7월 24일 선고 2017후2208 판결)

대법원은 다음과 같이 이 사건 피고의 상고를 인용하여 두 상표가 유사하지 않다고 보았습니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

(1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. (대법원 2006년 5월 25일 선고 2004후912 판결 등 참조)

만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다. (대법원 2001년 4월 27일 선고 2000후2453 판결, 대법원 2017년 3월 15일 선고 2016후2447 판결 등 참조)

(2) 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(가) 이 사건 등록상표와 선 등록상표들은 그 한글 음역이 5음절의 ’글리아타민‘과 ’글리아티 린'(또는 글리아틸린)으로, 앞의 3음절에 해당하는 ’GLIA'(글리아) 부분이 공통되고 뒤의 2음절에 해당하는 ‘TAMIN'(타민)과 ’TILIN'(티린) 부분에 차이가 있다.

(나) 양 표장 중 앞부분의 ‘GLIA'(글리아) 부분은 신경교(神經膠, neuroglia) 또는 신경교세포(glia cell)를 의미하고 뒷부분의 ‘TAMIN’(타민)과 ‘TILIN'(티린)은 조어로서 의약품 작명 시 다른 용어 에 붙어 접사와 유사하게 사용되고 있다.

(다) 신경교(neuroglia) 또는 신경교세포(glia cell)는 백과사전·과학용어사전 등에 ’중추 신경계의 조직을 지지하는 세포로 뇌와 척수의 내부에서 신경세포에 필요한 물질을 공급하고 신경세포 의 활동에 적합한 화학적 환경을 조성하는 기능을 하는 세포를 일컫는 용어‘라고 설명되어 있 다.

(라) 의학·약학 교재 신경해부생리학·인체해부학·인체생리학·신경학 등에 ‘GLIA'(신경교 또는 신 경교세포)에 대한 설명이 기재되어 있다. 그리고 의학·약학 관련 신문 등에는 ‘GLIA'(글리아) 연 구를 통해 치매·파킨슨씨병·간질·불면증·우울증·자폐증 등 뇌질환을 치료할 수 있다는 내용의 기사가 다수 게재되어 있다.

(마) 의약품은 오용·남용될 우려가 적고 의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성·유효성을 기대 할 수 있는 것으로 식품의약품안전처장이 지정한 ‘일반의약품’과 일반의약품이 아닌 ‘전문의 약품’으로 구분한다. 이 사건 등록상표의 지정상품에는 전문의약품과 일반의약품이 있다.

(바) 전문의약품의 경우는 의사가 환자의 증상에 따라 의약품을 처방하면 약사가 처방에 따른 조제를 하므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없다. 그리고 전문의약 품은 광고가 원칙적으로 금지되고 있어 의사, 약사 등 전문가가 아닌 일반 소비자가 이에 대한 정보를 알기도 쉽지 않다.

(사) 일반의약품의 경우는 일반 소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만 이 경우 에도 대부분 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이다. 그리고 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로, 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어진다.

(3) 위와 같은 사실관계 또는 사정을 앞에서 본 법리에 비추어 살펴본다.

(가) ‘GLIA'(글리아)의 의미와 사용실태, 의약품에 관한 거래실정을 고려하면 이 사건 등록상표 와 선 등록상표들 중 ‘GLIA'(글리아) 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없다.

그리고 위 상표들 중 뒷부분에 위치한 ‘TAMIN'(타민)과 ’TILIN'(티린)은 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없다. 따라 서 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.

(나) 비록 이 사건 등록상표와 선 등록상표들 중 ‘GLIA'(글리아) 부분이 공통되기는 하지만 수 요자는 뒤의 두 음절인 ‘TAMIN’(타민)과 ‘TILIN'(티린)의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표와 선 등록상표들의 표장은 서로 동일 또는 유 사하다고 볼 수 없다.

(다) 그런데도 원심은 이 사건 등록상표와 선 등록상표들 중 각 일부인 ‘GLIA'(글리아) 부분은 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없고 위 상표들은 호칭이 유사하여 전체적으로 볼 때 표 장이 서로 유사하다고 판단하였다.

이러한 원심판단에는 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 잘 못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

본 사안의 상표법상 의의

본 대법원 판례는 결합상표 중 일부 구성 부분이 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우 독립하여 요부가 될 수 없다는 점과 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우 전체관찰을 통해서 상표의 유사 여부를 판단한다는 점을 확인했다는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

다음 주에도 계속해서 요부관찰이 문제된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.