안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 상표의 유사판단에 있어서 주된 방법론 중 하나인 분리관찰이 문제되었던 'aurora' 사례에 대해서 살펴보았습니다. 이번 칼럼에서도 분리관찰이 문제된 사례에 대해서 추가적으로 살펴보도록 하겠습니다.

사건의 경위

가. 이 사건 원고는 2005년 7월 11일 신사복·양복바지·와이셔츠·스웨터·남방셔츠·T-셔츠·아동복·스커트·원피스·투피스·치마·방한용장갑·오버코트·반코트·가죽반코트·자켓·파카·잠바·잠옷·속팬티·속내의·브레지어·넥타이·스카프·수영복·수영모자·양말·조끼·운동용유니폼·혁대 등을 지정상품으로 하고 'GEORGES MARCIANO'와 같이 구성된 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)의 등록을 출원하여 2006년 3월 3일 그 출원이 공고된 후 2008년 4월 7일 등록했습니다.

나. 그런데, 이 사건 피고는 2002년 6월 14일 출원되어 2004년 5월 28일에 롱코트·반바지·반코트·스커트·자켓·잠바·청바지·T셔츠·모자·남방셔츠 등을 지정상품으로 하고 와 같이 구성된 상표(이하 '선출원상표'라 합니다)를 이미 등록을 한 상태였습니다.

이에 이 사건 피고는 2006년 3월 20일 이 사건 등록상표의 무효를 주장하면서 특허심판원에 무효심판을 청구하였습니다. (이 사건 피고는 상표의 유사여부 외에도 이 사건 등록상표가 상표법 제 7조 제 1항 제 4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라는 주장을 하였으나 본 칼럼에서는 이에 대한 논의는 제외하도록 하겠습니다)

특허심판원과 원심법원의 결정

가. 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2006당677호로 심리한 다음, 이 사건 등록상표와 선출원상표는 각각 'MARCIANO'로 약칭될 수 있고 이와 같이 약칭되는 경우 호칭이 동일하고, 지정상품도 유사하다는 것을 이유로 이 사건 피고의 청구를 인용하여 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였습니다.

나. 이에 이 사건 원고는 위 심결에 불복하여 특허법원에 이 사건에 위 심결의 취소를 청구하였는데, 특허법원은 아래와 같은 이유를 들어 이 사건 원고의 청구를 인용하였습니다.

(1) 선출원상표는 △ 그 구성에 있어서 'GUESS'부분을 상단에, 'BY MARCIANO'부분을 하단에 병기하고 'GUESS' 부분의 글자를 크게 하여 쉽게 눈에 띄게 한 반면에 'BY MARCIANO' 부분은 상대적으로 크기를 아주 작게 구성한 점 △ 이 사건 등록상표의 출원시나 그 이후에 있어서도 국내에서 이 사건 지정상품과 관련하여 'GUESS'또는 'MARCIANO' 부분을 분리하여 사용한 사실은 인정되지 않는 점 △ 이 사건 피고의 다른 지정상품과 관련하여 'GUESS'와 'MARCIANO'가 각각 등록되어 있어 위 등록된 각각의 상표와 선출원상표를 구별할 필요가 있는 점 등을 종합하면 선출원상표의 경우에도 일반 수요자나 거래자는 'GUESS' 부분을 요부로 인식하여 'GUESS' 부분에 의하여 호칭·관념할 가능성이 높고 이 사건 피고의 'GUESS'와 'MARCIANO' 만으로 된 상표와 구별하기 위하여 'GUESS BY MARCIANO'에 의하여 전체적으로 호칭·관념된다고 할 것이다.

(2) 따라서 일반 수요자나 거래자들이 위와 같은 상표권자의 의도와 상표의 현존·사용상황·상표의 주지 정도 등에 의한 구체적인 거래상황에서 가능한 인식에 반하여 선출원상표를 'MARCIANO' 부분 만에 의하여 분리 호칭·관념한다고 볼 만한 사정에 대한 입증이 부족한 이 사건에 있어서는, 선출원상표는 이 사건 등록상표인 'GEORGES MARCIANO'와는 그 외관·호칭·관념에 있어 유사하지 아니하므로 전체적으로 그 출처의 혼동을 피할 수 있어 양 상표는 오인, 혼동의 염려가 없다고 할 것이고 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제 8조 제 1항에 해당하지 아니한다.

다. 이 사건 피고는 이와 같은 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다.

대법원의 판단

가. 대법원은 이 사건 피고의 상고를 인용하였는데 그 이유를 다음과 같이 설시하였습니다.

(1) 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관·호칭·관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다. ( 대법원 2007년 3월 29일 선고 2006후3502 판결 등 참조)

(2) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 이 사건 등록상표는 'GEORGES'와 'MARCIANO' 부분이 나누어져 있고 전체 상표가 비교적 긴 음절로 이루어져 있어 전체로 호칭하기에 불편하며, 지정상품인 신사복 등 의류와 관련하여 ‘MARCIANO’가 흔한 표장에 해당하여 식별력이 없다고 볼 수도 없어 독자적으로 상품표지로서의 역할을 하기에 충분한 점 등을 고려하면 일반 수요자들은 ‘MARCIANO' 부분 만으로 이 사건 등록상표를 호칭·관념할 수 있다.

(3) 선출원상표 역시 상표 구성상 ‘GUESS’와 ‘BY’ 그리고 ‘MARCIANO’ 부분으로 분리하여 인식함에 특별한 어려움이 없으며 ‘GUESS’ 부분이 일반 수요자들 사이에 주지성이 있고 ‘MARCIANO’ 부분이 영어 전치사 ‘BY’에 의하여 수식되고 있다는 사정은 ‘MARCIANO’ 부분이 그 지정상품인 의류와의 관계에서 독립하여 자타상품을 식별하는 기능을 함에 있어서 방해가 되지 않으므로 선출원상표가 언제나 그 전체로 또는 ‘GUESS’ 부분 만에 의하여 호칭·관념되고 ‘MARCIANO’ 부분으로는 호칭·관념되지 않는다고 할 수 없다.

(4) 그렇다면 이 사건 등록상표와 선출원상표가 동일·유사한 지정상품에 함께 사용되는 경우 ‘MARCIANO’ 부분을 모두 포함하고 있음으로 인하여 그 출처에 오인·혼동이 발생할 가능성이 있어서 양 상표가 서로 유사하다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심판결은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해한 잘못이 있고 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

본 사안의 상표법상 의의

본 판례는 분리관찰의 법리에 대한 하나의 구체적인 사례로서 특허법원과 대법원의 판단이 엇갈린 사안이라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다. 다음 주에도 계속해서 분리관찰이 문제된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.