안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 상표의 유사판단에 있어서 주된 방법론 중 하나인 분리관찰이 문제됐던 'MARCIANO' 사례에 대해서 살펴보았습니다. 이번 칼럼에서도 분리관찰이 문제된 사례에 대해 추가로 살펴보도록 하겠습니다.

사건의 경위

가. 이 사건 원고는 2000년 5월 12일, 스커트·잠바·스웨터·와이셔어츠·블라우스·수영복·신사복·양복바지·이브닝드레스·수트·아동복·오버코트·반코트·레인코트·재킷·청바지·콤비·사파리·슬랙스·모자·원피스·투피스·유아복·방한복(파카)·반바지·저고리·카디건·속셔츠·스포츠셔츠·폴로셔츠·속팬티·브래지어·혁대·잠옷·나이트가운·유니폼(운동용)·팬티스타킹·내복바지·남방셔츠·장갑·목도리·넥타이·에이프런·타이즈·목걸이·귀걸이·머리핀·단추·프레스단추·손수건·수건·보자기·조끼·망토·칼라커프스·멜빵(서스펜더)을 지정상품으로 한 이라는 상표(이하 ‘선등록상표’라고 합니다)를 2010년 5월 28일 등록하였습니다.

나. 이 사건 피고는 2007년 11월 26일, 상품류 구분 제25류의 신사복·슬랙스(Slacks)·스포츠재킷·스포츠외투·스웨이드 재킷·스목(Smocks)·사파리·반코트·반바지·모피제 의류·모직재킷·모닝코트·면제 코트·망토·리버리(Liveries)·롱코트·롱재킷·레인코트·남성정장·기성복·턱시도(Tuxedo)·탑코트·콤비네이션(의류)·코트·재킷·잠바[점퍼]·잠바·예복·보디셔츠·남방셔츠·긴팔셔츠·티셔츠·카디건·짧은 조끼·짧은 소매 스포츠셔츠·조끼를 지정상품으로 한 라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 출원하여 2008년 9월 2일 등록하였습니다.

다. 이에, 이 사건 원고는 2010년 10월 27일, 특허심판원에 이 사건 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 선등록상표와 동일 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하고 그 출원 시에 국내의 일반 수요자들에게 특정인의 상표로 널리 알려진 선등록상표와 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 9호, 제 11호에 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였습니다.

라. 특허심판원은 2011년 9월 8일, 2010당2661호로 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 않아 상표법 제 7조 제 1항 제 7호, 제 9호, 제 11호에 모두 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

마. 이에 이 사건 원고는 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 청구를 하였습니다.

특허법원과 대법원의 결정

가. 특허법원에서는 이 사건 원고의 청구에 대해서 아래와 같은 이유를 들어 기각하였습니다.

(1) 판단기준

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭·관념을 객관·전체·이격적으로 관찰해 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다. (대법원 2008년 9월 11일 선고 2008후1739 판결, 대법원 2010년 12월 9일 선고 2009후4193 판결 등 참조)

(2) 표장의 동일 유사 여부

1) 외관 대비: 이 사건 등록상표는 와 같이 상단에 알파벳 대문자와 도형이 배치되고 하단에 한글이 배치된 문자와 도형의 결합상표이고, 선등록상표는 과 같이 알파벳 대문자 4글자로 구성된 문자상표인 바, 양 상표는 알파벳 대문자 ‘MINE’ 을 공통으로 갖고 있는 점에서 일부 유사점이 있다.

그러나 이 사건 등록상표는 선등록상표와 달리 ‘MINE’ 뒤에 띄어쓰기 없이 과 같은 알파벳 대문자 ‘M’이 도형과 결합되어 배치되고 그 다음에 곧바로 알파벳 대문자 ‘HOMME’가 배치되며 하단에 '마인엠옴므'라는 한글이 추가되어 있어 선등록상표와 전체적인 외관에 현저한 차이가 있으므로 양 상표는 외관이 서로 동일 유사하지 않다.

2) 호칭 대비: 이 사건 등록상표는 상단의 알파벳 대문자 'M'을 한글로 음역하여 하단에 '마인엠옴므'와 같이 상단의 문자 크기와 거의 같은 크기로 표기하고 있어 이 사건 등록상표를 대하는 일반 거래자나 수요자들은 하단에 배치된 한글 표기대로 이 사건 등록상표를 '마인엠옴므'로 호칭할 개연성이 높다. 그에 비하여 선등록상표는 '마인'으로만 호칭될 것이므로 양 표장은 호칭을 달리한다.

3) 관념 대비: 이 사건 등록상표 중 ‘MINE’은 영어 단어로서 그 사전적 의미에 따라 일반적으로 '나의 것'으로 관념된다. 비록 ‘MINE’이 '나의 것'이라는 의미 외에 광산, 지뢰 등의 사전적 의미도 가지고 있으나 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류와 관련하여 위 표기가 광산, 지뢰 등으로 인식될 가능성은 희박하다.

한편, 갑 제 5호증에 의하면 이 사건 등록상표 중 ‘HOMME’는 불어로서 사람 , 남자 등과 같은 의미를 가진다는 사실을 인정할 수 있으며 부분은 알파벳 대문자 ‘M’과 도형의 결합되어 새로 만들어진 부분이므로 특별한 관념을 떠오르게 하지 않는다.

위와 같은 사정에 의하면 이 사건 등록상표는 '나의 것, 사람' 또는 '나의 것, 남자'로 관념될 것이다. 그에 비하여 선등록상표는 ‘MINE’만으로 구성되어 있어 앞서 본 바와 같이 지정상품인 의류 등과 관련하여 대체로 '나의 것'으로 관념될 것이다.

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 일부 공통되는 점이 있지만 전체적으로 볼 때 관념이 유사하다고 보기는 어렵다.

(3) 원고의 주장에 대한 판단

① 원고의 주장: 이 사건 등록상표 중 ‘HOMME’는 남성용 의류 등을 지정상품으로 하여 이를 포함하는 다수의 상표가 등록되어 있고 실제로 국내 패션업계에서 남성용 의류 등의 상표에 ‘HOMME’가 다수 사용되고 있는 실정이므로 그 식별력이 없거나 약하다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약한 ‘HOMME’를 제 외한 ‘MINE’만으로 간략하게 호칭, 관념될 것이므로 선등록상표와 그 호칭, 관념이 동일하여 서로 유사한 상표에 해당한다.

② 판단: 살피건대, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 지정상품을 의류로 하여 ‘HOMME’, ‘ho mme’, ‘옴므’ 등이 포함된 상표가 다수 등록되어 있는 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 의하 면 ‘HOMME’는 이 사건 등록상표 출원일 당시 그 지정상품인 의류에 관한 상표에 널리 사용 되는 문구여서 그 식별력이 미약했던 것으로 판단된다.

그러나 이 사건 등록상표 중 ‘MINE’ 역시 기초적인 영어단어로서 그 지정상품인 의류와 관련 하여 통상 '나의 것'으로 인식되므로, 일상생활에서 누구나 흔히 사용하는 말에 해당하고 단순 히 지정상품에 대한 소유관계를 나타내는 것이어서 그 식별력이 약하다. (마찬가지로 부분 역 시 그 문자의 글자체나 도형이 의류업계에서 미려함을 나타내기 위해 일반적으로 사용되는 것들이어서 그 식별력이 강하다고 볼 수 없다.)

더욱이 이 사건 등록상표는 하단에 한글음역을 표기하고 있어 일반 거래자나 수요자들이 이 를 통해 이 사건 등록상표를 '마인엠옴므'로 부를 개연성이 높고, 음절도 5음절에 불과하여 이 를 다시 '마인' 등으로 약칭할 필요성도 적다.

따라서 이 사건 등록상표는 ‘MINE’을 지배적 식별력이 있는 요부라고 볼 수 없고 '마인' 만으로 약칭될 가능성도 낮으므로, 이를 ‘MINE’ 만으로 분리하여 관찰하여야 한다는 원고의 주장은 받 아들일 수 없다.

③ 대비 결과: 결국, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 표장에 있어 일부 유사한 점이 있으나 전체적인 외관·호칭·관념이 달라 상품의 출처에 대한 오인 혼동을 일으킬 염려가 없으므로 표 장이 동일 유사하지 않다.

(4) 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 동일 유사하지 않아 지정상품의 동일 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하지 않는다.

나. 이 사건 원고는 이와 같은 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다.

대법원의 판단

가. 대법원은 이 사건 원고의 상고를 인용하였는데, 그 이유를 다음과 같이 설시하였습니다.

(1) 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의하여 생기는 외관·호칭·관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분’, 즉 요부만으로도 거래될 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리·추출하여 그 부분에 의하여 생기는 호칭 또는 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. (대법원 2007년 3월 29일 선고 2006후3502 판결, 대법원 2008년 11월 27일 선고 2008후101 판결 등 참조)

(2) 위 법리와 기록에 비추어 '신사복·남성정장·코트·재킷·잠바' 등 36종의 상품을 지정상품으로 하고 로 구성된 이 사건 등록상표와 '잠바·신사복·양복바지·오버코트·재킷' 등을 지정상품으로 하고 으로 구성된 선등록상표가 유사한지 살펴본다.

(3) 이 사건 등록상표는 상단에 영문자 ‘MINE’과 ‘HOMME’가 영문자 ‘M’을 도안화한 을 중심으로 좌우로 외관상 명확하게 구분하여 표기되어 있고 하단에 상단 영문자의 한글발음인 ‘마인엠옴므’가 표기된 형태로 구성되어 있다.

그런데 ‘나의 것’이라는 등의 뜻을 가진 영어 단어와 그 한글발음인 ‘MINE’과 ‘마인’이 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 의류 상품에 관하여 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자들은 위 영어 단어의 뜻을 좇아 그 상품의 소유관계를 나타내는 것으로 인식하기보다는 소유관계를 포함한 상품에 관한 설명, 묘사나 그 품질·효능·용도 등의 성질에 대한 표시와는 아무런 관련이 없는 임의적인 것으로 인식한다고 봄이 거래사회의 실정 등에 비추어 타당하므로, ‘MINE’이나 ‘마인’은 이 사건 등록상표의 지정상품과의 관계에서 충분한 식별력을 가진다.

반면 ‘HOMME’와 ‘옴므’는 ‘남성’이라는 등의 뜻을 가진 프랑스어 단어와 그 한글발음으로서 의류 상품과 관련하여 ‘남성용’을 의미하는 용어로 일반적으로 사용되는 단어이고 이나 ‘엠’은 간단하고 흔한 영문 알파벳 한 글자 또는 그 한글발음으로서 새로운 관념이나 식별력을 가질 정도로 특별하게 구성되어 있지 아니하므로 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 각기 식별력이 없거나 미약한 부분에 해당한다.

(4) 따라서 이 사건 등록상표에서 ‘독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분’, 즉 요부는 ‘MINE’과 ‘마인’ 부분이므로 이 사건 등록상표는 ‘MINE’ 또는 ‘마인’ 만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고, 이 경우 선등록상표 과 호칭·관념이 동일하여 이 사건 등록상표와 선등록상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 결국 이들 상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

(5) 그럼에도 원심은 이 사건 등록상표가 그 중 ‘MINE’과 ‘마인’ 부분의 식별력이 약하여 그 요부가 될 수 없다는 이유 등을 들어 선등록상표와 유사하지 않다고 판단하였으니 이러한 원심판결에는 상표 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

본 사안의 상표법상 의의

본 판례는 분리관찰의 법리에 대한 하나의 구체적인 사례로서 특정 상표의 식별력에 대한 특허법원과 대법원의 판단이 엇갈린 사안이라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

다음 주에도 계속해서 분리관찰이 문제된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.