안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

지난 칼럼에서 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 표시한 경우, 타인의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 있다는 원칙이 있다는 점과 위와 같은 원칙에도 불구하고 타인의 등록 상표와 동일·유사한 상표가 상표로서 기능을 발휘하지 않는 경우에는 상표의 침해가 인정되지 않을 수 있다는 점을 가필드 사건의 예를 통해서 살펴보았습니다.

이번 칼럼에서는 지난 주에 살펴본 사례와 비슷하지만 조금은 다른 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 이번 사건은 이른바 '강아지 전쟁'으로 알려진 판례인데, 먼저 아래 그림을 보시도록 하겠습니다.

'강아지 전쟁'으로 알려진 아가타의 목걸이 펜던트<왼쪽>와 스와로브스키 코리아가 만든 미니 펜던트<오른쪽>.

이 사건의 원고 법인 아가타는 프랑스 법률에 따라 설립된 법인으로서 국내에 지정상품을 귀금속제 목걸이 등으로 하여서 왼쪽 목걸이와 같은 형상을 상표등록하였습니다.

그런데 크리스털 제품의 도소매업 등을 영위하는 피고 법인 스와로브스키 코리아가 국내에서 오른쪽 그림과 같이 크리스털로 만든 미니 펜던트를 판매하자, 상표권 침해를 주장하며 침해행위의 중지와 침해행위에 의하여 조성된 물품의 폐기·침해행위로 인하여 얻은 이익을 원고에 대한 손해배상으로서 지급할 것을 청구하였습니다.

이에 대하여 1심 법원 서울지방법원은 "아가타가 등록한 개 모양의 표장과 스와로브스키가 판매하는 제품이 외관이나 관념 면에서 유사해 수요자가 상품의 출처를 오인·혼동할 우려가 있다"며 원고 일부 승소 판결을 하였습니다.

그러나 2심 법원 서울고등법원은 "상표형상의 펜던트의 경우 그 모양은 출처표시로서 기능보다 디자인으로서 기능이 우선한다"며 "외관상 유사하지 않고 유사상품에 다양한 형태의 개 또는 강아지를 형상화한 상표가 존재하는 점에 비춰볼 때 수요자가 양자 상품의 출처를 오인·혼동할 우려가 없다"며 원고 패소 판결을 했습니다.

대법원 또한 “원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 모두 강아지 또는 개를 형상화한 것으로 서로 유사한 특징이 있으나 △ 원고 등록상표는 2차원의 평면 형태인 반면 피고 제품의 형상은 크리스털을 커팅하여 제작된 제품의 특성으로 인하여 3차원의 입체감을 주는 형태인 점 △ 원고 등록상표의 강아지 양발은 지면에 부착되어 가만히 서있는 모습인 반면 피고 제품 형상의 강아지 양발은 서로 벌어져 뛰고 있는 모습인 점 △ 원고 등록상표의 강아지에는 목줄이 있고 그 목줄의 색상이 몸통의 색상과 구별되는 반면 피고 제품 형상의 강아지에는 목줄이 없는 점에서 차이가 있고 △ 그 밖에 강아지의 꼬리·눈썹(이마)·귀·엉덩이 부위의 형태도 세부적인 점에서 차이가 있어 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 그 외관에 있어서 유사하다고 할 수 없다”고 판시하였습니다.(대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결)

이와 같은 판결은 유사성을 인정했던 가필드 판례와는 다른 결론입니다.

이에 더 나아가서 대법원은 이번 판결을 통해서 “타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 사용하는 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없”다는 점을 전제했습니다.

이어 “△ 펜던트의 형상은 주로 시각·심미 효과를 통해 소비자의 구매 욕구를 자극하는 요소이고 △ 펜던트의 형상 자체가 당해 상품의 출처를 표시하기 위한 목적으로 사용되는 것이 일반적이라고 보기 어려운 점 △ 피고는 원고 등록상표의 출원 이전부터 강아지를 비롯한 다양한 동물을 형상화한 크리스털 재질의 펜던트 등을 제조·판매하여 왔으며 △ 피고 이외의 장신구업체들도 강아지 형상을 이용한 목걸이 펜던트 등을 널리 제조·판매하여 오고 있는 점 △ 원고의 등록상표와 마찬가지로 피고의 등록상표 역시 국내 일반 수요자들에게 상당히 알려진 것으로 보이는 점 등을 종합하여 살펴보면 피고 제품의 형상은 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 식별표지로 사용된 것이라고는 볼 수 없다”고 판시하며 원고의 청구를 기각하였습니다.

즉, 위 사건에서 대법원은 출처 표시의 목적 없이 도형상표의 모양의 일부를 디자인으로만 유사하게 사용한 경우는 출처표시를 본질적 기능으로 하는 상표로서의 사용이라고 볼 수 없어 형사상 책임이 없다고 판시했던 가필드 판례와 마찬가지 논리로 민사상 책임도 부정된다는 점을 밝힌 것입니다.

■ 안승훈 변호사 약력