안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서 '디자인적 사용임과 동시에 상표적 사용'에 해당해 타인의 상표권 침해가 인정된 예시로서 페라가모 사례에 대해서 살펴보았습니다.

이번에도 '디자인적 사용임과 동시에 상표적 사용'에 해당하는지 여부가 문제된 사례를 추가로 살펴보도록 하겠습니다.

특히 이번에 살펴볼 사례는 상표권 분쟁의 양 당사자간 공방이 계속됨에 따라 주된 쟁점에 대한 대법원의 판단이 엇갈린 것으로 읽힐 수도 있는 사안입니다.

이렇게 법원의 최종 판단이 엇갈린 쟁점에 대해서 살펴보는 것은 상표법을 포함한 법적 문제에 대한 판단이 일도양단으로 이루어지기가 쉽지 않다는 사실을 잘 보여줍니다.

사건의 경과

이 사건 원고회사는 2005년 5월 26일 법랑냄비·사발·비전기식 가열냄비·비전기식 주전자·화분 등을 지정상품으로 하여 보라색의 양파꽃 문양(왼쪽 그림)으로 구성된 색채 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)에 관하여 색채상표를 등록한 상표권자입니다.

이 사건 원고회사는 2010년 6월 17일 양파꽃 문양으로 구성된 오른쪽과 같은 표장(이하 ‘이 사건 확인대상표장’이라고 합니다)을 법랑냄비의 옆면에 넓게 배치해 사용한 이 사건 피고회사를 상대로, 위 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하며 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하였습니다.

특허심판원·특허법원의 엇갈린 판단

이 사건 원고회사의 청구에 대하여 특허심판원은 2010당1562호로 심리한 다음 2012년 3월 27일 “이 사건 확인대상표장은 상품의 장식을 위하여 디자인적으로 사용된 것으로서 출처를 나타내기 위해 상표로서 사용된 것이 아니므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다”는 이유로 이 사건 원고회사의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

이에 이 사건 원고회사는 특허법원에 위 심결에 대한 취소를 청구했으나 특허법원 역시 이 사건 원고회사의 청구를 기각하였습니다. (특허법원 2012년 8월 24일, 선고 2012허3008 판결)

그런데 이 사건 원고회사가 위와 같은 결정을 받은 특허법원 앞 권리범위확인심판을 청구한 직후인 2010년 7월 21일 이 사건 피고회사는 이 사건 등록상표가 불사용취소를 규정한 구 상표법 제 73조 제 1항 제 3호에 해당하여 그 상표등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 이 사건 원고회사를 상대로 특허심판원에 취소심판을 청구했습니다.

위와 같은 이 사건 피고회사의 청구에 대하여 특허심판원은 2010당 1877호로 심리하여 이 사건 피고회사의 심판청구를 인용하는 심결을 하였습니다.

그러나 이 사건 원고회사가 위 심결에 불복하여 특허법원에 제기한 심결취소소송에서 특허법원은 이 사건 원고회사가 위 심판청구일 전 3년 이내에 수입 판매한 법랑냄비, 주전자 등에 이 사건 등록상표와 동일한 외관의 양파꽃 문양이 표현 되어 있었는데 이때의 사용이 순전하게 디자인적으로만 사용된 것이라고 단정짓기 부족하므로 이와 결론을 달리한 위 심결은 위법하다는 이유로 이 사건 원고회사의 심결취소청구를 인용하는 판결을 선고하였습니다. (특허법원 2011년 11월 18일, 선고 2011허4486 판결).

대법원의 두 가지 판단

이 사건 원고회사의 심결취소청구를 인용하는 특허법원의 판단에 불복한 이 사건 피고회사는 대법원에 상고하였으나 대법원 역시 아래와 같은 이유를 들어 이 사건 피고회사의 상고를 기각하였습니다. (대법원 2012년 5월 9일, 선고 2011후4004 판결)

가. 디자인과 상표는 배타·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다.

나. 원심판결 이유에 의하면 원심은 그 판시의 법랑냄비, 주전자 등의 상품에 표시된 양파 무늬는 순전히 디자인으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표의 사용에 해당한다고 본 다음, 상표권자인 원고 또는 그 통상사용권자로 볼 수 있는 이 사건 원고회사가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표와 동일한 양파 무늬를 표시한 법랑냄비 등을 수입하여 판매한 이상 이 사건 등록상표는 같은 기간에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였다.

다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 위와 같은 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표의 사용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

이에 이 사건 원고회사는 자신이 패소한 원심 판결이 불사용취소심판 사건에서 대법원이 내린 판단과 모순된다고 주장하며 자신이 패소한 특허법원의 원심판결에 불복해 상고하였습니다. 그리고 대법원은 이 사건을 2012후3206호로 심리하여 2013년 2월 28일, 다음과 같은 판결을 선고하였습니다.

가. 원심(특허법원)은 그 판시의 법랑냄비에 표시된 이 사건 확인대상표장은 일반 수요자나 거래자가 이를 보고 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식하기 어려워 피고가 이를 상표로서 사용한 것이라고 할 수 없으므로 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면 이러한 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표권의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.

나. 한편 상고이유에서 원심판결이 이에 상반되는 판결을 하였다고 지적한 대법원 2012년 5월 9일 선고 2011후4004 판결은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 사건에 관한 것인 바, 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로 상표법 제 73조 제 1항 제 3 호 제 4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다.

반면에 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는가 여부를 거래상 상품 출처의 오인⋅ 혼동의 염려가 있는지 여부에 의하여 확정하는 것이므로 애당초 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없다.

따라서 불사용으로 인한 상표등록취소심판 사건에 관한 위 대법원 판결은 이와 같이 상표 사용 여부의 판단방법을 달리하는 상표권의 권리범위확인심판에 관한 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하므로 원심판결이 대법원 판례에 상반 되는 판결을 하였다고 할 수 없다.

이렇게 대법원은 동일 사안에 대해서 불사용취소심판과 권리범위확인심판은 서로 제도의 목적이 다르므로 불사용취소심판 사건에서의 관련사건 판결이 권리범위확인심판에 원용하기에 적절치 않다는 이유로 다른 판단을 하였습니다.

본 사안의 상표법적 의미

대법원은 결국 본 사안에서 이 사건 확인대상표장은 순전한 디자인적 사용이라고 판단하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다.

이러한 대법원의 판결은 불사용취소심판과 권리범위확인심판과 같이 별개의 목적을 가진 상표심판에서는 각자 독자적인 판단방법을 적용될 수 있기 때문에 두 심판에서 ‘상표의 사용’ 여부의 판단기준이 서로 일치하지 않을 수 있음을 확인한 판결이라는데 그 의의가 있습니다.

하지만 대법원의 판결은 일반 수요자 등이 특정한 표장을 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부가 권리범위확인심판에서는 고려되어야 하지만 불사용취소심판에서 등록상표의 사용여부판단에는 고려될 수 없다는 뜻으로 읽힐 수 있습니다. 이러한 판결 설시에 대해서는 비판이 존재하는 것이 사실입니다.

독자 여러분은 오늘 살펴본 대법원의 판단에 대해서 어떤 생각이 드시는지 궁금합니다. 복잡한 사안임에도 이번 사례를 소개해 드린 것은 법적 문제에 대한 판단이 일도양단으로 이루어지기 어렵다는 사실을 한 번 보여드리고 싶었기 때문입니다.

■ 안승훈 변호사 약력