안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 상표의 유사 여부에 대한 판단 방법과 그 구체적 적용 예로서 두 상표의 외관과 호칭은 다르지만 관념이 동일한 경우 양 상표를 유사하지 않다고 본 사례에 대해서 살펴보았습니다.

이번 주에는 외국어 상표의 호칭을 정하는 기본적인 법리가 설시된 판례를 살펴보도록 하겠습니다. 본 사안은 대법원에서 특허법원의 판결을 뒤집은 사안이자 특허청장을 상대로 제기된 소송이기도 합니다.

사건의 경위

이 사건 원고는 녹음디스크·녹음테이프·광 디스크·기록된 컴퓨터 소프트웨어·기록된 컴퓨터 작동프로그램·기록된 컴퓨터프로그램·자기 디스크·자기 테이프·플로피 디스크·CD-ROM 등을 지정상품으로 하여 'ZEUS'(제우스-왼쪽 위 사진) 라는 상표(이하 ‘이 사건 출원 상표’라고 합니다)를 출원한 상표출원자입니다.

특허청은 이 사건 원고가 출원한 이 사건 출원상표가 이미 등록된 전기스파크 발생기·컴퓨터기억매체를 저장하는 정보처리기 등을 지정상품으로 한 'ZEISS'(제이스-왼쪽 위 사진) 라는 상표(이하 ‘이 사건 선 등록 상표’라고 합니다)와 표장과 지정상품이 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였습니다.

이에 이 사건 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대하여 불복심판청구를 하였으나 특허심판원은 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 호칭이 유사하고 지정상품도 유사하여 특허청의 등록거절결정이 타당하다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

이에 이 사건 원고는 특허법원에 이 사건을 가지고 가게 되었습니다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2004년 6월 4일, 선고 2004허455 판결)

이 사건 원고의 청구에 대하여 특허법원은 'ZEUS'로 구성된 이 사건 출원상표와 'ZEISS'로 구성된 선등록상표를 대비하여 다음과 같이 판단하였습니다.

이 사건 출원상표는 '제우스'로 호칭될 것이고 선 등록상표는 영어식 발음으로 '제이스'로 호칭되는 경우를 배제할 수 없다.

선 등록상표가 '제이스'로 호칭될 경우에는 이 사건 출원상표와 음절수도 3음절로 동일하고 첫 음절과 마지막 음절이 각각 '제'와 '스'로 동일할 뿐 아니라 두 번째 음절도 3음절의 단어 중간에 위치하는 경우 앞 음절의 영향을 받을 수 있는 모음으로서 뚜렷하게 구분하기 쉽지 아니한 '우'와 '이'여서 이를 전체로 호칭하는 경우 듣는 이가 느끼는 청감이 유사하다

그러므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 호칭이 서로 유사한 상표이다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건 원고는 대법원에 상고를 하였습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2005년 11월 10일, 선고 2004후2093 판결)

이 사건 원고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 위 상고를 인용하는 판결을 내립니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

(1) 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다.

(2) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, (ㄱ) 선 등록상표의 문자부분 'ZEISS'는 독일의 광학기술자였던 Carl Zeiss(1816~1888)의 이름에서 유래하여 영한사전에도 등재된 단어로서 영한사전의 발음기호에 따르면 '차이스' 내지 '자이스'로 발음이 되고 그 단어의 뜻은 위 광학기술자, 그가 설립한 독일의 광학 정밀기기 제조회사 또는 그 상표라는 것이며

(ㄴ) 'ZEISS'라는 상표가 부착된 광학 정밀기기제품을 국내에서 판매하는 회사의 이름은 '칼자이스 주식회사'로서 그 홈페이지·카탈로그에도 'ZEISS'의 호칭을 '자이스'로 표기하고 있고

(ㄷ) 카메라 등의 광학기기를 사용하는 수요자나 거래자가 위 상표를 '짜이스' 또는 '자이스'라고 부르고 있을 뿐 아니라 선 등록상표들과 이 사건 출원상표가 유사하다고 주장하면서 이의신청을 한 회사(선 등록상표들의 상표권자이다)도 자신의 한글명칭을 '칼-짜이스-스티프퉁 트레이딩 에지 칼 짜이스'로 표기하고 있는 사실이 인정된다.

(3) 이에 더하여 우리나라의 거래자나 수요자가 'ZEISS'를 '제이스'로 부르고 있다는 증거가 원심에 전혀 제출된 바 없음에도 불구하고 원심이 위와 같은 사용실태를 고려하지 아니한 채 일부 영어 단어의 발음 사례만을 기초로 하여 'ZEISS'가 '제이스'로 호칭된다고 단정한 것은 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

본 사안의 상표법상 의의

본 사안은 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭을 정하는 기준을 제시한 판례입니다.

외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다는 점을 밝힌 판례라는 점에서 상표법 상 의의가 있습니다.

다음 주에도 계속해서 양 상표의 유사여부가 문제된 또 다른 사안을 살펴보도록 하겠습니다.

■ 안승훈 변호사 약력