안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 도형상표의 유사 여부에 대한 판단 방법과 그 구체적 사례에 대해서 살펴보았습니다.

이번 주에도 도형으로 이루어진 도형 상표의 경우에 있어 유사판단 방법과 그 구체적인 적용예에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 본 사안에서는 특히 이격적 관찰의 의미를 잘 알 수 있는 사안입니다. 본 사안 역시 특허법원과 대법원의 판단이 엇갈린 사안입니다.

사건의 경위

이 사건 원고인 삼성물산주식회사(변경전 상호는 제일모직주식회사)는 2012년 8월 29일 가방·신발·신사복 등을 지정상품으로 하여 왼쪽의 상표(이하 ‘이 사건 출원상표’라고 합니다)를 출원하였습니다.

이 사건 원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 '2013년 12월 16일 위 출원상표가 발리 슈허파브리켄 아크티엔게젤샤프트사가 서류가방·부츠·신사복 등을 지정상품으로 하여 2000년 10월 25일 출원해 2003년 1월 6일 등록받은 오른쪽과 같은 상표(이하 ‘선등록상표’라고 합니다) 와 표장·지정상품이 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하고 선등록상표와 외관이 유사하고 지정상품이 견련관계에 있는 점 등에 비추어 상표법 제 7조 제 1항 제 12호에 해당한다’는 이유로 거절결정을 하였습니다.

이에 이 사건 원고는 2014년 1월 3일 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원43호)을 청구합니다.

특허심판원은 2015년 2월 27일 ‘이 사건 출원상표는 선등록상표와 도형을 구성하는 모티브가 동일하고 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 그 표장이 서로 유사하다. 지정상품도 동일 내지 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하며 국내외의 수요자 간에 발리의 상표로 현저하게 인식되어 있는 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표이므로 상표법 제 7조 제 1항 제 12호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

이에 이 사건 원고는 위 심결에 불복해 특허법원에 이 사건을 가지고 가게 되었습니다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2015년 7월 17일 선고 2015허1874 판결)

이 사건 원고의 청구에 대하여 특허법원은 다음과 같이 판단하였습니다. 본 판결에서도 법원에서는 매우 구체적으로 양 표장을 비교하고 있는데 지난 주와 마찬가지로 조금만 편집해서 전부 인용해 보도록 하겠습니다.

■ 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장을 대비해 보면 이 사건 출원상표는 위로 뾰족한 오각형 형태의 검은색 도형 내부에 흰색의 옆으로 누운 아치형의 크기가 다른 도형 2개가 상하로 배치되어 있고 선등록상표는 정사각형 형태의 검은색 도형 내부에 흰색의 옆으로 누운 아치형의 크기가 같은 도형 2개가 상하로 배치돼 있다.

이 사건 출원상표와 선등록상표는 검은색 도형 내부에 흰색의 옆으로 누운 아치형의 도형 2개가 상하로 배치된 점에서는 유사하나

① 모두 하나의 검은색 도형와 그 내부의 2개의 흰색 도형으로 구성된 매우 단순한 형태의 도형 상표로서 검은색 도형의 형태가 상표의 지배적인 인상을 좌우한다고 할 것인데 이 사건 출원상표는 위쪽으로 뾰족하게 올라간 부분이 도드라진 오각형의 형상인 반면에 선등록상표는 정사각형의 형상으로 상표를 구성하는 주된 도형의 모양이 서로 다르고

② 위와 같은 형상으로 인해 이 사건 출원상표는 전체적으로 지붕을 가진 ‘집’을 연상시키는 반면에 선등록상표는 알파벳 'B'로 인식되므로 상표가 불러일으키는 관념도 서로 다르며,

③ 이 사건 출원상표와 선등록상표의 외관상 유사한 부분은 알파벳 'B'를 도안화함으로 인한 것인데 이 사건 심결시인 2015년 2월 27일 기준으로 등 알파벳 'B'를 모티브로 한 수 개의 도형상표들(왼쪽 상단의 세 가지)이 ‘가방, 의류’를 지정상품으로 하여 등록돼 있다.

이와 같이 같은 상품류에 같은 종류의 도형상표들이 여러 개 등록되어 있는 경우 일반 수요자나 거래자가 상품 거래시 좀 더 주의를 기울이게 되어 출처의 오인·혼동 가능성이 줄어드는 점 등의 사정을 종합하여 보면 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 지배적인 외관이 확연히 다르고 이러한 외관의 차이로 인해 선등록상표와 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우에도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 선등록상표와 서로 유사하지 않다.

■ 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표 사이의 유사성을 인정할 수 없으므로 이 사건 출원상표는 상표법 제 7조 제 1항 제 7호와 제 12호에 모두 해당하지 않는다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 특허청은 대법원에 상고를 하였습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결)

이 사건 피고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 위 상고를 인용하여 양 상표는 유사하다는 판단을 합니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

■ 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관·호칭·관념의 세 측면에서 객관·전체·이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다.

■ 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다.

그리고 두 개의 상표가 그 외관·호칭·관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상·기억·연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다.

■ 이러한 법리에 비추어 ‘가방’ 등을 지정상품으로 한 이 사건 출원상표와 ‘서류가방’ 등을 지정상품으로 한 이 사건 선등록상표가 유사한지 살펴보면 다음과 같다.

일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 이격적으로 관찰하면 △ 두 표장은 모두 검은색 도형 내부에 옆으로 누운 아치형의 도형 2개가 상하로 배치되어 있는 점 △ 검은색 도형의 왼쪽 부분이 오른쪽 부분보다 2배 정도 두꺼운 점 등에서 공통되고 △ 알파벳 ‘B’를 이용하여 도안화한 것으로 보이는 점에서 모티브가 동일하여 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 유사하다.

다만 이 사건 출원상표는 검은색 도형이 오각형이어서 상부가 뾰족한 형상을 이루는 반면 이 사건 선등록상표는 검은색 도형이 사각형이어서 상부가 평평한 형상인 점, 이 사건 출원상표는 검은색 도형 내부에 있는 2개의 아치형 도형의 크기 차이가 있음이 비교적 분명히 드러나는 반면 이 사건 선등록상표는 2개의 아치형 도형의 크기가 거의 같은 점 등에서 차이가 있으나 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 정도의 차이에 불과하다고 보인다.

이와 같이 두 표장은 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다고 할 것이다.

본 사안의 상표법상 의의

본 사안은 도형상표의 유사 여부를 판단하는 기준을 제시한 판례로서, 특히 이격적 관찰이 주요한 논거가 된 판례라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

다음 주에도 계속해서 양 상표의 유사여부가 문제된 또 다른 사안을 살펴보도록 하겠습니다.

■ 안승훈 변호사 약력