안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 도형상표의 유사 여부에 대한 판단 방법과 관련해 이격적 관찰이 문제된 사안에 대해서 살펴보았습니다.

이번 주에는 상표법 교과서에서 '기술적 표장만으로 된 상표의 유사 여부 판단에서 식별력 유무가 고려대상이 되는지 여부'라는 쟁점으로 알려진 사례를 살펴보도록 하겠습니다. 구체 사례를 검토하기에 앞서 배경 지식에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다.

상표의 식별력

특정한 표장이 상표로 등록이 되기 위해서는 상표로서의 '식별력'(識別力·distinctiveness), 즉 자신의 상품을 타인의 상품과 구별하게 하는 능력을 가지고 있어야 합니다.

그리고 상표법에서는 표장을 식별력의 정도에 따라 △ 조어 표장(Coined Mark or Fanciful Mark) △ 임의 표장(Arbitrary Mark) △ 암시적 표장(Suggestive Mark) △ 기술 표장(Descriptive Mark) △ 일반명칭 표장(Generic Mark)으로 구분하고 있습니다. 각각에 대해 설명을 드리자면 다음과 같습니다.

■ 조어 표장이란 표장 자체로서는 어떤 사전적 의미도 갖지 않는 표장을 말합니다. 앞서 말씀드린 표장들 중 가장 강한 식별력을 갖고 있습니다. ‘Google’이 조어 표장의 가장 대표로 들 수 있는 예입니다.

■ 임의 표장이란 표장 자체로는 특정한 의미를 갖지만 사용할 상품과의 관계에서는 특별한 의미가 없는 표장을 말합니다. 대표적인 사례로 컴퓨터에 사용한 ‘Apple’이라는 표장을 들 수 있습니다.

■ 암시 표장이란 상품의 어떤 기능 직접 묘사하지는 않지만 암시하는 표장을 말합니다. 이러한 암시 표장의 예로서는 항공기 제조사 ‘AIRBUS’를 들 수 있습니다.

■ 기술 표장(또는 성질 표시 표장)은 상품이나 서비스의 성질 등에 대해서 직접 묘사하는 표장을 말합니다. 과자 제품이 ‘매운 과자’라는 표장을 가지고 있다면, ‘매운’이라는 부분이 기술 표장이 됩니다.

■ 일반명칭 표장이란 지정상품의 보통명칭 등을 나타내는 표장을 말합니다. 예를 들면 앞서 말씀드린 ‘매운 과자’라는 표장에서 ‘과자’라는 부분이 바로 일반명칭 표장이 됩니다.

이들 중 조어 표장, 임의 표장은 상표 등록이 용이하고 암시 표장도 상표 등록이 가능합니다. 하지만 기술 표장은 원칙 상 상표로서 등록할 수 없으며(등록이 가능한 예외 사유에 대해서는 기회가 되면 추후 다루어 보도록 하겠습니다) 일반명칭 표장은 상표로서의 등록이 불가능합니다.

사건의 경위

이 사건 원고 롯데제과 주식회사는 2000년 7월 25일, 초콜릿·비스킷·건과자·아이스크림·초코볼·초코바·초코파이·식용캔디·카스테라 빵 등을 지정상품으로 해 '빈츠' 라는 상표(이하 ‘이 사건 출원상표’라고 합니다)를 출원했습니다.

특허청 심사관은 2013년 12월 16일, 이 사건 출원상표에 대해 '위 출원상표가 크래프트 쟈콥스 슈사드 리미티드사가 비스킷·초콜릿으로 덮인 비스킷·케이크·쇼트브레드·크래커·웨이퍼스·쿠키·증과자·초콜릿·캔디·건과자 등을 지정상품으로 해 1989년 6월 22일 출원해 1990년 11월 8일 등록받은 '비츠'라는 상표(이하 ‘인용상표’라고 합니다) 와 표장·지정상품이 유사하다’는 이유로 거절결정을 내렸습니다.

이에 이 사건 원고는 위 거절결정에 대한 불복 심판을 청구했으며 특허심판원은 이를 2001원3099호 사건으로 심리, 2001년 12월 3일 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 했습니다. 이에 이 사건 원고는 위 심결에 불복해 특허법원에 이 사건을 가지고 가져 갑니다.

이 사건 원고의 주장

특허법원에서 이 사건 원고는 앞서 설명드린 기술 표장의 식별력과 관련된 다음과 같은 논리로 자신이 출원한 상표인 ‘빈츠’가 인용상표인 '비츠'의 등록 사실에도 불구하고 등록돼야 한다고 주장했습니니다.

■ 인용상표 ‘비츠’는 영문자 'bits'를 한글로 음역한 것인데 이는 '조각·작은 분량'이라는 뜻을 가진 명사의 복수형이고 우리나라의 영어 보급 수준이나 일반 교육의 정도에 비추어 초등 혹은 중등교육 이상을 받은 수요자라면 누구나 그 뜻을 직감할 수 있으며 이를 지정상품인 과자류와 연결해 생각하면 '작은 조각의 과자, 소량의 과자'와 같이 상품의 성질(품질·형상·크기·용량 등)을 직접 표시하는 식별력 없는 표장이라 할 것이다.

■ 상표의 구성요소 중에 기술 표장으로 된 부분이 포함되어 있다면 그러한 부분은 요부가 될 수 없다. 따라서 상표의 유사여부를 판단함에 있어서도 이를 제외한 나머지 부분 만을 대비해 관찰함이 타당하다는 법리에 비추어 볼 때, 인용상표가 오로지 기술 표장만으로 구성돼 식별력이 없는 이상 지정상품에 관해 인용상표와 유사한 타 상표가 동시에 쓰이더라도 출처 혼동을 야기할 염려가 없어 이 사건 출원상표와 인용상표가 유사한지 여부를 가려 볼 필요가 없이 이 사건 출원상표는 등록돼야 한다.

■ 이 사건 출원상표는 관념없는 조어이고 외관, 호칭상으로도 인용상표와 전혀 다른 느낌으로 인식되므로 위 두 상표는 서로 유사하다고 할 수 없다.

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2015년 7월 17일, 선고 2015허1874 판결)

이 사건 원고의 청구에 대하여 특허법원은 다음과 같이 판단하였습니다.

① 인용상표가 식별력 없는 상표이므로 이 사건 출원상표와 유사 대비를 할 여지가 없다는 원고의 주장에 근거해 판단하면, 원고가 인용하고 있는 법리는 상표가 식별력이 없는 부분과 그렇지 않은 부분의 결합으로 구성되어 있는 경우 타 상표와의 유사여부를 따질 때 식별력이 없는 부분을 제외하고 요부인 나머지와 타상표를 대비하여야 한다는 의미일 뿐이지, 오로지 기술 표장 만으로 된 상표와 유사한 타 상표가 출원된 경우 양 상표의 유사여부를 대조할 필요 없이 타상표의 등록여부를 판단하여야 한다는 것은 아니므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

② 그러므로 이 사건에서는 양 상표가 관념·칭호·외관에서 유사한 것인지에 대해 판단할 필요성만 남는다 할 것이다.

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 외관·칭호·관념을 객관·전체·이격성을 관찰해 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 할 것이다.

먼저 양 상표의 관념을 대조해 보면, 이 사건 출원상표인 '빈츠'가 의미 없는 조어이므로 인용상표인 '비츠'가 '작은 조각, 소량'이라는 의미로 직감되는지 '15세기의 독일 화가의 이름'으로 직감되는지와 관계없이 관념을 대비할 수는 없으나, 이 사건 출원상표와 인용상표는 모두 한글로 된 문자상표로서 이 사건 출원상표는 인용상표의 첫 글자 '비'에 'ㄴ'받침을 추가한 것에 지나지 않아 △ 외관상 서로 유사하고 △ 양 상표 모두 두 음절로 된 것으로 두 번째 음절은 '츠'로서 같고 △ 어두의 초, 중성역시 '비'로 같으며 △ 비록 이 사건 출원상표에는 첫 음절 종성에 'ㄴ'이 부가되기는 하였으나 대체로 두음절로 된 단어의 경우 어두 부분이, 하나의 음절에 있어서는 종성보다는 초성과 중성이 상대적으로 강하게 발음되고 인식되는 점 등을 고려해 보면 이 사건 출원상표와 인용상표의 어두 '빈'과 '비'는 유사한 청감을 가진다고 볼 것이어서 호칭상 서로 유사하다 할 것이니 결국 양 상표는 외관과 호칭이 유사하다고 판단된다.

③ 이 사건 출원상표와 인용상표의 지정상품은 모두 비스킷, 초콜릿 등으로 상품의 용도·형상·생산부문·판매경로와 수요자층이 동일한 상품이다.

④ 결국 이 사건 출원상표는 선 출원상표인 인용상표에 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호, 제 23조 제 1항에 의하여 등록될 수 없는 것이므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 상표의 등록 거절사정을 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건 원고는 대법원에 상고를 했습니다.

나. 대법원의 판단(대법원 2016년 7월 14일, 선고 2015후1348 판결)

이 사건 피고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 위 상고를 기각하였습니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

① 상표의 유사는 상표의 외관·호칭·관념을 수요자의 처지에서 전체·객관·이격성을 기반으로 관찰해 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 하는 것으로서 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다.

② 대비대상이 되는 두 상표 중 하나가 자타 상품의 식별력이 없는 것이라면 설사 그 대비되는 상표와 외관·호칭·관념 중 일부에 동일·유사한 점이 있다 하더라도 상표 전체로서 수요자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 가능성이 크다 할 것이므로 오로지 기술 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 상표의 식별력 유무는 고려대상이 돼야 한다.

③ 우리나라의 영어보급수준을 감안할 때 출원상표 '빈츠'와 인용상표 '비츠'의 지정상품인 과자류 상품에 관한 일반 수요자나 거래자가 '비츠'를 영어단어 'bits'의 한글 음역으로서 '작은 조각, 소량' 등의 관념을 가지는 것으로 직감할 수 있다고 보기 어려워 '비츠'가 그 지정상품에 관하여 자타 상품의 식별력이 없다 할 수 없고, 출원상표 '빈츠'는 외관과 호칭에 있어서 인용상표 '비츠'와 유사하여 동일·유사한 지정상품에 사용하는 경우 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 유사한 상표에 해당한다.

본 사안의 상표법상 의의

본 사안은 이른바 기술 표장만으로 된 상표라고 할 지라도 실제 사용자를 기준으로 식별력이 있는지 여부를 판단할 필요가 있다는 점을 밝힌 판례라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

다음 주에도 계속해서 양 상표의 유사여부가 문제된 또 다른 사안을 살펴보도록 하겠습니다.

■ 안승훈 변호사 약력