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전문가 칼럼

안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

⑱ 상표의 동일 및 유사에 관하여 (7) – LOTUS vs LOTS 사건

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들어가는 글

지난 칼럼에서는 상표의 식별력과 기술 표장으로만 이루어진 상표의 유사 여부 판단과 관련하여 문제된 사안에 대해서 살펴보았습니다.

 

이번 주에는 문자로된 상표의 유사 여부에 대한 구체적인 사례를 다루어 보도록 하겠습니다. 본 사안은 특허심판원의 판단이 특허법원에서 일부 뒤집히고 다시 대법원에서 판단이 뒤집힌 사건입니다.

 

사건의 경위

이 사건 선상표 등록자인 그룹 로터스 피엘씨는 1988년 3월 25일 승용차·화물자동차·트레일러·경기용 자동차를 지정상품으로 하여 'LOTUS'라는 상표(이하 ‘선등록상표’라고 합니다)를 출원하여  1989년 4월 24일 등록한 후  1999년 8월 20일, 갱신등록하였습니다.

 

이후 현대자동차 주식회사(이하 ‘이 사건 등록상표 등록자’라고 합니다)는 2001년 11월 26일  승용차·화물자동차·승합차·버스·구급차·덤프 카아·경기용 자동차·자동차용 에어백·자전거·타이어 등을 지정상품으로 하여 'LOTS'라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 출원하여 2003년  2월 17일 등록받았습니다.

 

이에 이 사건 선상표 등록자는 이 사건 등록상표 등록자를 상대로 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하므로 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 상표법 제 71조 제 1항 제 1호에 의하여 등록무효심판을 청구하였습니다.

 

이에 특허심판원은 이를 2003당465호로 심리하여 2003년 11월 28일, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

 

특허심판원은 그 근거로 (1) 이 사건 등록상표와 선등록상표는 영문자의 구성에 차이가 있어 그 외관이 다르고 (2) 이 사건 등록상표는 '제비·차지하는 몫·운·운수·대지·지구·부지·한 벌·무리·패' 등의 의미를 가진 'LOT'의 복수형인 반면 선등록상표는 '연 또는 그리스 신화에 등장하는 신의 이름' 등의 의미가 있으므로 그 관념도 상이하며  (3) 이 사건 등록상표는 '랏츠' 또는 '롯츠'로 호칭될 것인 반면 선등록상표는 '라터스' '로터스' 또는 '로투스'로 호칭될 것이어서 그 음절수와 청감에도 차이가 있으므로 양 상표는 전체·객관·이격적으로 관찰할 때 서로 비유사한 상표라고 판단된다는 점을 들었습니다.

 

이에 이 사건 선상표 등록자는 위 심결에 불복해 특허법원에 이 사건을 가지고 가게 되었습니다.

 

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2004년 7월 30일 선고 2003허7411 판결)

이 사건 선상표 등록자의 청구에 대하여 특허법원은 다음과 같이 판단하였습니다.

 

▲ 외관에 있어 이 사건 등록상표는 영어 알파벳 4글자의 결합에 의해 'LOTS'와 같이 구성된 문자상표이고 선등록상표는 영어 알파벳 5글자의 결합에 의해 'LOTUS'와 같이 구성된 문자상표로서 양 상표는 알파벳 'U'의 유무로 인해 외관상 다소 차이가 있으나 나머지 알파벳 4글자와 그 배열순서가 그대로 일치하고 있어 전체적인 외관이 유사하다.

 

▲ 호칭에 있어서 이 사건 등록상표인 'LOTS'는 '제비·몫·운명·한 구획·촬영소·한 몫·떼' 등의 뜻이 있는 영어단어 'LOT'에다가 복수형을 나타내는 'S'를 결합하여 구성한 영문자로서 명사로는 '많음, 다량', 부사로는 '아주, 매우' 등의 의미로 사용되는 경우가 있음을 알 수 있으므로

 

 - 만일 이 사건 등록상표가 위와 같이 많음, 다량의 사전 의미를 가지고 있는 단어로 인식된다면 그 영어식 발음 '랏츠' 또는 '롯츠'로 호칭될 수 있을 것이나, 한편 위 증거에 의하면 'LOTS'는 구어(口語)에서 사용하는 표현으로서 'lots of + 명사'의 형태와 같이 다른 영어단어와 결합된 상태로 사용되는 것임을 알 수 있으므로 영어를 모국어로 하지 않는 우리나라에서 모두 대문자로 되어 있으며 단독으로 쓰인 'LOTS'가 언제나 위와 같은 의미로 인식되어 그 영어식 발음으로만 호칭된다고 단정하기는 어렵고

 

 - 오히려 우리나라에서는 영문자 'LOT'를 한글로 '로트'라고 표기하고 있는 점과 우리나라의 수요자나 거래자들 중 상당수는 영어식 발음에 익숙하지 못한 점 등을 고려하여 볼 때 'LOTS'는 '로트'에 '스'를 단순히 덧붙인 '로트스'로 발음되는 경우도 적지 않을 것이라고 보이는바 만일 이 사건 등록상표가 '로트스'로 호칭되는 경우에는 선등록상표의 호칭인 '로터스' 또는 '로투스'와 그 호칭이 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

 

▲ 관념 부분에서 우리나라의 영어 보급수준을 고려하여 볼 때 이 사건 등록상표인 'LOTS'와 선등록상표인 'LOTUS'로부터 어떤 뚜렷한 관념이 직감되어 도출된다고 보기는 어려운 이상 관념상으로는 서로 대비되지 않는다고 할 것이다.

 

따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 외관이 유사하고 호칭이 동일·유사하므로 전체 표장이 유사하다고 할 것이고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '승용차·화물자동차·승합차·버스·구급차·덤프 카아·경기용 자동차·자동차용 에어백·타이어'와 선등록상표의 지정상품은 서로 동일·유사하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표는 위 지정상품에 한하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당한다.

 

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건  등록상표 등록자는 대법원에 상고를 하였습니다.

 

나. 대법원의 판단(대법원 2008년 4월 24일 선고 2004후2628 판결)

이 사건 등록상표 등록자의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 위 상고를 인용하여 원심판결을 파기였습니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

 

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 수요자의 입장에서 전체·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로 △ 외관·칭호·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나 △ 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다고 할 것이고 △ 한편 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다( 대법원 2000년 2월 25일 선고 97후3050 판결 참조). 

 

위 법리에 의하면 이 사건 등록상표와 선등록상표는 △ 그 외관이 유사하기는 하지만 원심에 나타난 증거만으로는 우리나라의 거래자나 수요자가 보통 'LOTS'를 '로트스'로 호칭한다고 인정하기 부족하고 △ 오히려 문교부 고시 제85-11호(1986년 1월 7일)의 외래어 표기법에 '어말 또는 자음 앞의 [ts]는 '츠'로 적는다'고 되어 있는 점 등에 비추어 보면 우리나라 거래자나 수요자의 대부분이 'LOTS'를 '롯츠'나 '랏츠'로 호칭할 개연성이 높다고 할 것이며 △ 이 사건 등록상표가 '롯츠'나 '랏츠'로 호칭되는 경우 양 상표는 호칭에서의 현저한 차이로 인하여 전체로 유사한 상표에 해당한다고 할 수 없음에도 불구하고 이와 달리 판단한 원심에는 우리나라 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표를 어떻게 호칭하는지에 대한 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있고 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

 

본 사안의 상표법상 의의 

본 사안은 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라는 점을 확인한 판례라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다. 그리고 두 문자상표의 유사여부가 쟁점이 되는 소송에서 소송대리인이 소송을 이기기 위해서 법원에 어떤 점을 주장 입증해야 하는지를 시사해주는 사안이기도 합니다.

 

다음 주에도 계속해서 양 상표의 유사여부가 문제된 사안을 살펴보도록 하겠습니다.

 

■ 안승훈 변호사 약력

 

△ 한국과학기술원(KAIST) 공학사

△ 서울대학교 대학원 공학석사

△ 충남대학교 법학전문대학원 법학전문석사

△ 뉴욕대학교(NYU) 쿠랑트(Courant) 응용수학 연구소·

    스턴(Stern)경영대학원 협동과정 석사

 

 

◇ 주요 경력

△ 금융결제원 금융정보보호부 과장

△ 법률사무소 헌인 소속 변호사

△ 변호사 이석환법률사무소 소속 변호사

△ 법무법인 서정 소속 변호사

△ 법률사무소 논현 대표변호사(현)

△ 강남경찰서 자문변호사(현)

△ 대법원 국선변호인(현)

 



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