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전문가 칼럼

안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

⑲ 상표의 동일 및 유사에 관하여 (8) – BANC vs BONC 사건

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들어가는 글

지난 칼럼에서는 문자로 된 상표의 유사 여부에 대한 구체적인 사례였던 'LOTUS vs LOTS' 사건에 대해서 살펴보았습니다.

 

이번 주에는 외관은 상이하나 호칭이 유사한 경우 법원은 어떻게 판단하는지를 보여준 사례를 다루어 보도록 하겠습니다. 본 사례 역시 지난주와 마찬가지로 특허법원의 판단과 대법원의 판단이 엇갈린 사안입니다.

 

사건의 경위

이 사건 피고는2007년 5월 25일, 티셔츠·셔츠·남방셔츠·남성용 수영복·네글리제·브래지어·블라우스·비치웨어·운동화·샌들·반부츠·부츠·슬리퍼·축구화·모자트레이닝복·방수용 재킷 등 다수의 상품을 지정상품으로 하여 라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 합니다)를 출원,  2008년 8월 5일 등록했습니다.

 

이후 이 사건 원고는 이 사건 등록상표가 5개의 선 등록상표와의 관계에서 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구했습니다. 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2009당 1142호로 심리한 다음, 2010년 3월 12일 이 사건 원고의 청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 했습니다.

 

이에 이 사건 원고는 위 심결에 불복해 특허법원에 심결 취소소송을 제기하면서 운동화·샌들·반부츠·T셔츠·부츠·슬리퍼·축구화·모자를 지정상품으로 하여 2006년 4월 6일 출원, 2007년 2월 7일 등록한 상표 (이하 ‘이 사건 선등록상표’라고 합니다)를 선 등록상표로 추가로 제출했습니다.

 

특허법원과 대법원의 판단

가. 특허법원의 판단(특허법원 2010. 9. 3. 선고 2010허2278 판결)

특허법원은이 사건 원고 청구를 다음과 같은 이유를 들어 기각하였습니다.

 

■ 이 사건 등록상표의 표장 는 판사석이라는 뜻이 있는 영문자 'BANC'를 도안화하여 구성한 것이다. 이 사건 등록상표의 표장은 그 도안화의 정도와 우리나라의 영어 보급 수준 등에 비추어 보면, 일반 수요자에게 'BANC' 로 인식된다고 할 것이다.

 

■ 이 사건 선 등록상표의 표장 는 특별한 뜻이 없는 영문자 'BONC'를 도안화하여 구성한 것이다. 위 표장은 그 도안화의 정도, 우리나라의 영어 보급 수준 등에 비추어 보면 일반 수요자에게 'BONC'로 인식된다고 할 것이다.

 

■ 우선, 이 사건 등록상표와 이 사건 선 등록상표의 표장은 구성문자의 구성, 도안화의 정도 등으로 인하여 외관이 상이하다. 

 

■ 또한 이 사건 등록상표의 표장이 판사석의 의미를 가지는 데 비해, 이 사건 선 등록상표의 표장은 특정한 의미를 가지지 않아 서로 그 관념 역시 동일하거나 유사하다고 볼 수가 없다. 

 

■ 나아가 이 사건 등록상표의 표장은 BANC에 의하여 하나의 단어로서 '뱅크' 혹은 '방크'로 호칭되거나 4개에 불과한 구성 영문자를 풀어서 B, A, N, C 로 호칭된다고 할 것이나, 이 사건 선 등록상표는 BONC에 의하여 하나의 단어로서 '봉크'로 호칭되거나 4개에 불과한 구성 영문자를 풀어서 B, O, N, C 로 호칭된다고 할 것이어서 그 호칭의 면에서도 상이하다.

 

■ 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 선 등록상표의 표장은 서로 외관이 다르고 호칭과 관념에서도 차이가 있어 전체가 유사하지 않다고 할 것이므로 지정상품의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴보기에 앞서 이 사건 등록상표와 선 등록상표들 각각은 서로 유사하지 않은 것이다.

 

이와 같은 특허법원의 판결에 불복한 이 사건  원고는 대법원에 상고를 하였습니다.

 

나. 대법원의 판단(대법원 2010년 12월 23일, 선고 2010후2940 판결)

이 사건 원고의 상고에 대하여 대법원은 다음과 같이 위 상고를 인용하여 원심판결을 파기였습니다. 대법원의 구체적인 판결 내용은 다음과 같습니다.

 

■ 영문자 ‘BANC’를 도안화하여 구성한 이 사건 등록상표와 영문자 ‘BONC’를 도안화하여 구성한이 사건 선 등록상표는 두 번째 글자를 제외한 나머지 3개 글자와 그 배열순서가 그대로 일치하기는 하지만 도안화된 글자체에 차이가 있어 외관은 서로 다르다.

 

또한 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 ‘판사석’이라는 뜻을 가진 이 사건 등록상표를 보고 특정된 관념을 연상하기 어렵고,이 사건 선 등록상표도 조어상표이어서 관념에 있어서는 서로 대비할 수 없다.

 

■ 그러나 호칭에 있어서는 우리나라의 일반 수요자나 거래자의 자연스러운 발음에 따라 이 사건 등록상표는 ‘뱅크’ 또는 ‘방크’로, 이 사건 선 등록상표는 ‘봉크’로 각 호칭된다고 봄이 상당하다 할 것인데, 양 상표는 첫 음절의 모음만이 ‘ㅐ’ 또는 ‘ㅏ’와 ‘ㅗ’로 다를 뿐 첫 음절의 초성·종성과 끝 음절이 동일하여 전체적으로 유사하게 청감되므로 서로 유사하다.

 

■ 그렇다면 이 사건 등록상표와 이 사건 선 등록상표는 그 외관이 상이하기는 하지만 호칭의 유사를 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수 없어 호칭이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 양 상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

 

본 사안의 상표법상 의의 

본 사안은 외관이 상이하기는 하나 호칭의 유사를 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수 없으므로 양 상표가 서로 유사하다고 판시한 판례라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

 

이 판례와 지난 주에 다룬 'LOTUS'와 'LOTS'의 유사성을 부정했던 판례를 일별해보면 대법원에서는 상표의 유사판단에 있어서 호칭의 유사 여부를 중요한 기준으로 삼고 있다는 점을 알 수 있습니다.

 

다음 주에도 계속해서 양 상표의 유사여부가 문제된 사안을 살펴보도록 하겠습니다.

 

■ 안승훈 변호사 약력

 

△ 한국과학기술원(KAIST) 공학사

△ 서울대학교 대학원 공학석사

△ 충남대학교 법학전문대학원 법학전문석사

△ 뉴욕대학교(NYU) 쿠랑트(Courant) 응용수학 연구소·

    스턴(Stern)경영대학원 협동과정 석사

 

 

◇ 주요 경력

△ 금융결제원 금융정보보호부 과장

△ 법률사무소 헌인 소속 변호사

△ 변호사 이석환법률사무소 소속 변호사

△ 법무법인 서정 소속 변호사

△ 법률사무소 논현 대표변호사(현)

△ 강남경찰서 자문변호사(현)

△ 대법원 국선변호인(현)

 

 



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