안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난 칼럼에서는 상표의 유사판단에 있어서 주된 방법론 중 하나인 분리관찰이 문제되었던 'MINE'사례에 대해서 살펴보았습니다. 이번 칼럼에서도 분리관찰이 문제된 사례에 대해서 추가적으로 살펴보도록 하겠습니다.

사건의 경위

가. 이 사건 원고는 2007년 5월 23일 상품류 구분 제 21류의 비귀금속제 사발, 비귀금속제 과일컵 등, 서비스업류 구분 제 35류의 램프 및 조명설비 소매판매대행업·목욕용 오일 소매판매대행업·스킨케어로션 소매판매대행업·스킨케어오일 소매판매대행업·램프 및 조명설비 소매판매알선업·목욕용 오일 소매판매알선업·스킨케어로션 소매판매알선업·스킨케어오일 소매판매알선업 등을 지정상품과 지정서비스로 하여 라는 상표(이하 ‘이 사건 출원서비스표’라고 합니다)를 출원하였습니다.

나. 그런데 윌리엄즈 일렉트로닉스 게임즈 인코포레이티드사에서는 1989년 6월 15일 상품류 구분 제 11류의 백열전구 등을 지정상품으로 한 라는 상표(이하 ‘선 등록상표 1’이라고 합니다)를 출원하여 1990년 11월 21일 등록한 후 2000년 9월 21일 갱신등록하고 있었습니다.

동시에 버트레스 비 브이사에서는 1985년 5월 23일 상품류 구분 제 3류의 화장비누·면도비누·비누의 성질을 가진 면도크림·가루비누(비누의 성질을 가진 면도용분말)·세이빙스틱·세이빙리퀴드를 지정상품으로 한 라는 상표(이하 ‘선 등록상표 2’라고 합니다)를 출원하여 1986년 10월 17일 등록한 후 2006년 4월 4일 갱신등록하고 있었습니다.

다. 이에 특허청 심사관은 2008년 9월 3일, 이 사건 출원서비스표는 선등록상표들과 그 표장·지정서비스업과 지정상품이 유사하여 상표법 제 7조 제 1항 제 7호에 해당한다는 이유로 상표등록거절결정을 하였습니다.

라. 이 사건 원고는 이에 불복하여 심판청구를 하였으나 특허심판원은 2010년 1월 28일, 2008원10260호로 위 상표등록거절결정과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였고 이 사건 원고는 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 청구를 하였습니다.

특허법원과 대법원의 결정

가. 특허법원에서는 이 사건 원고의 청구에 대해서 아래와 같은 이유를 들어 기각하였습니다.

(1) 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 서비스표는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것은 아니고 독립하여 자타 서비스의 식별기능을 할 수 있는 구성부분 만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있고, 또 하나의 서비스표에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭 관념이 타인의 서비스표와 동일 또는 유사한 때에는 양 서비스표는 유사하다고 할 수 있다.

서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분 만으로 요부가 된다고 할 수 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분 만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지 않는다고 봄이 상당하고 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지인데, 그 부분에 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다. (대법원 2006년 11월 9일 선고 2005후1134 판결 참조)

이 사건 출원서비스표는 WILLIAMS , SONOMA 의 두 개의 영어단어가 하이픈(-)으로 연결된 문자와 문자의 결합서비스표다. 전체로서는 인터넷 포털사이트 다음의 영어사전에는 등재되어 있지 아니하고 이들 단어를 결합하여 각 단어가 가지는 의미 이상의 새로운 관념이 형성되지 않으며 '윌리암즈 소노마'의 비교적 긴 일곱 음절로 이루어져 일반수요자가 전체로서 호칭하기에는 불편하고 달리 이 사건 출원서비스표가 항상 전체 문자로서만 거래사회에서 인식되고 통용되었다고 볼 아무런 자료가 없으므로 이 사건 출원서비스표는 요부만으로서 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

그런데 그 지정서비스업인 램프·조명설비 소매판매대행업 등과 관련하여 볼 때 이 사건 출원서비스표 중 WILLIAMS는 외국인의 이름에 주로 쓰이는 단어로서 위 지정서비스업과 별다른 관계가 없는 단어이므로 위 지정서비스업에 대하여는 식별력이 있다고 할 것이다.

따라서 이 사건 출원서비스표의 WILLIAMS는 독자적으로 서비스업 표지로서의 역할을 하기에 충분하므로 WILLIAMS로서 요부관찰될 수 있다고 할 것이다.

(2) 이에 대하여 이 사건 원고는 먼저, WILLIAMS는 우리나라 일반 수요자들에게 매우 익숙한 성이므로 자타상품의 식별력이 없다고 주장하나 외국인의 성의 경우에는 외국에서 흔한 성이라고 하더라도 우리나라에서 흔히 볼 수 있는 성이 아닌 한 흔한 성에 해당한다고 할 수 없는 것인데(대법원 1997년 11월 14일 선고 97후1238 판결 참조), 이 사건에서 이 사건 원고가 제출한 증거만으로는 WILLIAMS가 우리나라에서 흔히 볼 수 있는 성이라고 인정하기에는 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

이 사건 원고는 또, 하이픈은 낱말을 합칠 때 사용하는 것이므로 이 사건 출원서비스표는 WILLIAMS와 SONOMA로 분리하여 인식되지 않고 전체로서 인식된다고 주장하나, 하이픈(hyphen: 우리말의 붙임표에 해당한다)이 두 낱말을 결합할 때 사용하는 문장부호라고 하더라도 하이픈으로 인하여 두 낱말이 합쳐져 반드시 하나의 새로운 관념을 가지게 된다고 할 수 없고 하이픈으로 이 사건 출원상표의 각 구성부분이 불가분하게 결합된다고 인정할 만한 아무런 자료도 없으므로 위 주장은 받아들일 수 없다.

(3) 이 사건 출원서비스표는 이나 그 요부인 WILLIAMS에 의해 요부관찰되어 그로부터 생기는 외관·호칭 또는 관념에 의해 유사 여부를 판단할 수 있는바, 이를 선 등록상표들인 나 와 대비하여 보면, 양 서비스표·상표는 그 외관이 유사하고 호칭·관념에 있어 '윌리암즈'로서 동일하다.

(4) 결국 이 사건 출원서비스표는 독립하여 자타상품의 식별기능을 가지는 WILLIAMS만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고 그 경우 양 서비스표·상표는 외관이 유사하고 호칭과 관념이 동일하여 동일·유사한 지정서비스업·지정상품에 함께 사용될 경우 수요자들로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 것이므로 양 표장은 유사한 표장에 해당한다.

(5) 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 △ 램프·조명설비 소매판매대행업 △ 램프·조명설비 소매판매알선업은 선 등록상표1의 지정상품인 백열전구와 유사하고 △ 목욕용 오일 소매판매대행업 △ 스킨케어로션 소매판매대행업 △ 스킨케어오일 소매판매대행업 △ 목욕용 오일 소매판매알선업 △ 스킨케어로션 소매판매알선업 △ 스킨케어오일 소매판매알선업은 선 등록상표2의 지정상품인 세이빙리퀴드와 유사하다.

(6) 결국 이 사건 출원서비스표는 선등록상표들과 그 표장이 유사하고, 그 지정서비스업 또한 선등록상표들의 지정상품과 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

나. 이 사건 원고는 이와 같은 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다.

대법원의 판단

가. 대법원은 이 사건 원고의 상고를 기각하였는데, 그 이유를 다음과 같이 설시하였습니다.

(1) 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관·호칭·관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. (대법원 2007년 3월 29일 선고 2006후3502 판결, 대법원 2008년 11월 27일 선고 2008후101 판결 등 참조)

(2) 원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 후 '△ 비귀금속제 사발·램프·조명설비 소매판매대행업△ 목욕용 오일 소매판매대행업 △ 스킨케어로션 소매판매대행업' 등을 지정상품·지정서비스업으로 하고 로 구성된 이 사건 서비스표는 ‘WILLIAMS’와 ‘SONOMA’의 두 개의 영어단어가 하이픈(-)을 사이에 두고 나뉘어 있는 한편 그 결합으로 두 단어가 가지는 각각의 의미를 단순히 합친 것 이상의 새로운 관념이 형성되는 것도 아니고, 전체 상표가 비교적 긴 음절로 이루어져 있어 전체로 호칭하기에 불편하며, 우리나라에서는 ‘WILLIAMS’가 흔히 있는 성이 아니어서 그 지정상품 또는 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 할 수 없고 독자적으로 그 출처를 표시하는 표지로서의 기능을 하기에 충분한 점 등을 고려하면, ‘WILLIAMS’ 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 본 다음, 그 호칭·관념이 '백열전구' 등을 지정상품으로 하고 로 구성된 원심 판시 선 등록상표 1 또는 '화장비누, 세이빙리퀴드' 등을 지정상품으로 하고 로 구성된 원심 판시 선 등록상표 2와 ‘윌리암즈’로 동일하므로 이 사건 서비스표와 선 등록상표들을 동일·유사한 상품 또는 서비스업에 함께 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다는 이유로 이들 표장이 서로 유사하다고 판단하였다.

(3) 이러한 원심판단은 앞서 본 법리에 따른 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

본 사안의 상표법상 의의

본 판례는 분리관찰의 법리에 대한 하나의 구체적인 사례로서 특정 상표의 식별력에 대해서 판단한 사안이라는 점에서 상표법상 의의가 있습니다. 특히 WILLIAMS-SONNOMA가 해외의 널리 알려진 상표라는 사실과, 지난 주에 살펴 본 ‘MINE’ 사건에서의 대법원의 판단을 고려해보면 대법원이 잘 알려진 상표의 식별력과 관련해서 국내와 해외 상표에 대해서 다른 기준을 가지고 있다는 점을 시사하는 판례라는 점에서 의미가 있어 보입니다.

다음 주에도 계속해서 분리관찰이 문제된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.