안승훈 변호사의 ‘알기 쉽게 풀어쓴 지식재산권’

들어가는 글

지난회까지의 칼럼에서는 요부관찰의 기본적인 법리와 관련된 사례들을 살펴 보았습니다.

이번 주부터는 요부관찰과 함께 상표의 유사판단에 있어서 주요한 관찰방법 중 하나인 분리관찰이 문제된 사례들에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

사건의 경위

가. 이 사건 원고는 1969년 1월 24일 상호를 ‘미륭건설주식회사’로 하여 설립등기를 마친 후 주택건설업·부동산매매·임대업 등을 영위하다가 1989년 2월 28일, 현재와 같이 상호를 ‘동부건설주식회사’로 변경하였습니다.

나. 이 사건 원고는 1997년 1월 4일 동부산업주식회사를 합병하였는데, 합병된 동부산업주식회사는 1988년 1월 29일 지정상품을 건물의 철강프레임·건축물 조립세트·건축용 철파이프 기둥·철책·석면판·흡음재·흡음판·간이 자동차 차고·건축용 미장벽판·건축용 플라스틱벽재·단열재·모르타르·벽돌·벽판자·석고재 건축 또는 구축 전용재료·석회재축 또는구축용재료·아스팔트·외벽구성물·외벽구성재·음양판·이동주택(차량용 제외)·인조석재·조립구축물·지붕 구성물·지붕 구성재·천연석재·천정판·철도침목·칸막이·칸막이유니트·포오틀란드 시멘트 등으로 하여 라는 상표를 출원하여 1989년 7월 11일, 등록번호 제 174522호로 그 상표등록을 받았고, 1988년 1월 29일 지정서비스업을 토목건축업으로 하여 라는 서비스표를 출원하여 1989년 5월 22일 서비스표등록(위와 같이 등록된 상표·서비스표를 합쳐서 ‘이 사건 등록상표·서비스표’라 합니다)을 받았었고, 이 사건 원고는 동부산업주식회사를 합병한 후 1997년 3월 31일, 이 사건 등록상표·서비스표에 관하여 이 사건 원고 명의로 각 이전등록을 마쳤습니다.

다. 이 사건 피고는 1984년 3월 14일 상호를 ‘동부주택건설주식회사’로 하는 설립등기를 마치고 주택건설사업·부동산매매·임대업·토목공사업 등을 영위하면서 2001년부터 ‘브리앙뜨’ 또는 ‘동부주택 브리앙뜨’라는 표지를 사용하여 아파트를 시공하거나 분양해 왔고, 2002년 5월 7일 지정 서비스업을 건물분양업 등으로 하여 ‘BRILLIANTE’ ‘브리앙뜨’라는 서비스표를 출원하여 2003년 11월 6일 각 서비스표 등록을 받았습니다.

라. 이 사건 원고는 1969년 1월 24일 설립되어 토목과 건축공사, 전기·기계설비공사업 등을 하다가 1978년 10월 경 한국증권거래소에 상장된 법인으로서 동부관광·동부상호신용금고·동부생명보험·동부창업투자·동부엔지니어링·동부산업 등을 계열사로 하는 이른바 ‘동부그룹’에 속해 있는데 동부그룹은 1989년경부터 ‘동부’라는 명칭을 그룹 내 계열사의 명칭으로 사용해 왔습니다.

이 사건 원고는 1999년경부터 ‘동부 센트레빌’이라는 표지를 사용하여 아파트를 시공·분양해 왔고 2000년부터 2007년까지 시공·분양하는 아파트의 광고를 위해 약 338억 원을 지출했으며 2004년에는 자산규모가 1조1천415억 원 상당에 이르렀고 2005년에는 수주금액이 1조 원에 달하여 수주금액 대비 동종업계 4위에 이르게 되었습니다.

또한 이 사건 원고는 서울 가락동·당산동·논현동·대치동 등지에 ‘동부 센트레빌’이라는 표지를 사용하여 아파트를 시공·분양하면서 2002년경부터 한국주택신문에서 수여하는 ‘한국주택문화상’을 비롯하여 동종업계에서 시상되는 각종 광고·브랜드 관련 수상을 해왔는데 2002년에 3개, 2003년에 4개, 2004년에 ‘대한민국 아파트 브랜드 대상’을 포함하여 8개, 2005년에 ‘한국건축문화대상’ 주거부문 국무총리상을 포함하여 9개, 2006년에 8개, 2007년에 10개 등의 수상경력을 가지고 있었습니다.

마. 이 사건 원고는 이 사건 피고가 아파트 건설업·분양업을 하면서 이 사건 등록상표·서비스표인 ‘동부’와 유사한 ‘동부주택’이라는 표지를 사용하거나 ‘동부’ 또는 ‘동부주택’으로 인식될 수 있는 ‘동부 브리앙뜨’ 또는 ‘동부주택 브리앙뜨’라는 표지를 사용함으로써 원고의 상표·서비스표권을 침해하고 있기 때문에 이 사건 피고는 상표법에 따라 자신에 대하여 이 사건 등록상표·서비스표에 관한 상표·서비스표권 침해행위를 중지할 의무가 있다고 주장하며 법원에 소를 제기하였습니다. (이 사건 원고는 부정경쟁방지법과 관련된 주장도 하였으나 이는 제외하도록 하겠습니다)

대법원의 판단

가. 제 1심 법원과 항소심 법원은 이 사건 원고의 청구와 항소를 모두 기각하였습니다. 이에 이 사건 원고는 대법원에 상고하였고, 대법원은 아래와 같은 이유로 이 사건 원고의 상고를 기각하였습니다.

나. 원심판결 이유와 기록에 의하면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(1) 상표의 유사 여부는 그 외관·호칭·관념을 객관·전체·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 △ 시장의 성질 △ 수요자의 재력이나 지식 △ 주의의 정도 △ 전문가인지 여부 △ 연령·성별·당해 상품의 속성 △ 거래방법·거래장소·사후관리 여부·상표의 현존·사용상황 △ 상표의 주지 정도·당해 상품과의 관계 △ 수요자의 일상 언어생활 등을 종합·전체적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없고( 대법원 1996년 7월 30일 선고 95후1821 판결, 대법원 2009년 4월 9일 선고 2008후4783 판결 등 참조) 이러한 법리는 서비스표에 있어서도 마찬가지다.

(2) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 이 사건 피고의 사용표지 중 ‘동부주택 브리앙뜨’는 ‘동부주택’과 ‘브리앙뜨’가 서로 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없으므로 그 구성부분의 일부인 ‘동부’ 또는 ‘동부주택’만으로 호칭·관념될 여지가 없지 않다.

(3) 그러나 기록에 의하면 이 사건 피고는 1984년 3월 14일 ‘東部住宅建設株式會社’(동부주택건설주식회사)라는 상호로 설립등기를 마치고 2002년 5월 7일, 지정 서비스업을 건물분양업 등으로 하여 문자부분이 ‘브리앙뜨’, ‘BRILLIANTE’와 같이 구성된 서비스표를 출원하여 2003. 11. 6. 각 서비스표등록을 받았는데 원심 변론종결 당시에는 아파트 분양광고나 아파트 외벽 등에 그 시공사의 상호 또는 그 약칭과 상표·서비스표를 결합한 표지를 사용하는 것이 관행화돼 있었던 사실, 이 사건 피고가 건축·분양한 아파트의 광고전단과 아파트 출입구·외벽 등에는 ‘동부주택 브리앙뜨’와 같이 ‘동부주택’과 ‘브리앙뜨’가 연이어 기재된 형태로 표시되거나 ‘브리앙뜨’가 크게 기재된 위에 ‘동부주택’이 작게 기재되어 표시되어 있는 사실 등을 알 수 있다.

더욱이 이 사건 피고의 표지가 사용된 아파트는 고가의 물건이어서 일반 수요자나 거래자들이 충분한 주의를 기울여 이를 거래하게 될 것으로 보이는바 위와 같은 이 사건 피고의 표지가 사용된 아파트 건축·분양 등을 둘러싼 일반적인 거래실정과 이 사건 피고 표지의 사용상황 등을 종합적·전체적으로 고려하여 볼 때, 이 사건 피고의 사용표지인 ‘동부주택 브리앙뜨’는 일반 수요자나 거래자 간에 이 사건 원고의 이 사건 등록상표·서비스표, 이 사건 원고의 상품표지·영업표지인 ‘동부’와 공통되는 ‘동부’나 ‘동부주택’ 부분만으로 분리인식될 가능성은 희박하고 표지 전체인 ‘동부주택 브리앙뜨’ 또는 구성부분 중 표지 전체에서 차지하는 비중이 더 큰 ‘브리앙뜨’로 호칭·관념될 가능성이 높다고 할 것이다.

(4) 그렇다면 이 사건 피고의 사용표지인 ‘동부주택 브리앙뜨’는 이 사건 원고의 이 사건 등록상표·서비스표, 상품표지·영업표지와 외관은 물론 호칭·관념에 있어서도 서로 달라 일반 수요자나 거래자에게 상품 또는 서비스나 영업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이고, 이는 이 사건 원고의 상품표지·영업표지 중 ‘동부 센트레빌’의 경우에 있어서도 마찬가지이다.

본 사안의 상표법상 의의

본 대법원 판례는 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있더라도 일반적인 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우, 상표사용금지를 청구할 수 없다는 점을 확인했다는 점에서 상표법상 의의가 있습니다.

다음 주에도 계속해서 분리관찰이 문제된 사례에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.